Nach etwas mehr als einem Jahr seit Aufnahme der Tätigkeiten des Einheitlichen Patentgerichts (EPG; engl.: Unified Patent Court – UPC) sind nunmehr erste Entscheidungen zu materiellrechtlichen Fragen der Patentierbarkeit, insbesondere zum Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit gemäß Art. 56 Europäisches Patentübereinkommen – EPÜ [Art. 65 (2) Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht (EPGÜ) in Verbindung mit Art. 138 (1) (a) EPÜ] ergangen. Von Interesse ist insbesondere, inwieweit sich die Rechtsprechung des UPC von derjenigen des Europäischen Patentamts (EPA) unterscheidet. Sind die Hürden zur Anerkennung der erfinderischen Tätigkeit höher als beim EPA, so kann es dazu kommen, dass viele Patente, die ein Einspruchsverfahren vor dem EPA überlebt haben, im Nachhinein vom UPC für nichtig erklärt werden. Dies mag zuweilen den nationalen Gerichten bei Einreichung einer Klage den Vorzug geben.
Erfinderische Tätigkeit beim Europäischen Patentamt
Die erfinderische Tätigkeit wird vom EPA gewöhnlich unter Anwendung des sogenannten Problem-and-Solution-Approach geprüft, dem drei Phasen innewohnen:
- Identifizierung des nächstliegenden Stands der Technik,
- Formulierung eines objektiven technischen Problems im Hinblick auf diesen nächstliegenden Stand der Technik und
- Prüfung des Naheliegens unter Heranziehung eines weiteren Dokuments aus dem Stand der Technik.
Als nächstliegender Stand der Technik gilt derjenige, der in einer einzigen Entgegenhaltung die Kombination von Merkmalen offenbart, die den vielversprechendsten Ausgangspunkt für eine zur Erfindung führende Entwicklung darstellt. Bei der Auswahl des nächstliegenden Stands der Technik ist zunächst zu beachten, dass er auf einen ähnlichen Zweck oder eine ähnliche Wirkung wie die Erfindung gerichtet sein muss oder zumindest demselben oder einem eng verwandten technischen Gebiet wie die beanspruchte Erfindung angehört. In der Praxis ist der nächstliegende Stand der Technik im Allgemeinen derjenige, der einer ähnlichen Verwendung entspricht und ein Minimum an strukturellen und funktionellen Änderungen erfordert, um zur beanspruchten Erfindung zu gelangen (siehe Entscheidung T 606/89).
In der zweiten Phase wird das zu lösende objektive technische Problem ermittelt. Zu diesem Zweck werden die Anmeldung (oder das Patent) mit dem nächstliegenden Stand der Technik verglichen und die Unterscheidungsmerkmale zwischen der beanspruchten Erfindung und dem nächstliegenden Stand der Technik ermittelt. Aus der technischen Wirkung, die sich aus den Unterscheidungsmerkmalen ergibt, wird dann das objektive technische Problem bestimmt. Im Zusammenhang mit dem Problem-and-Solution-Approach bedeutet das technische Problem das Ziel und die Aufgabe, den nächstliegenden Stand der Technik zu ändern oder anzupassen, um die technischen Wirkungen zu erzielen, die die Erfindung gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik bietet.
In der dritten Phase ist die Frage zu beantworten, ob es im Stand der Technik insgesamt eine Lehre gibt, die den Fachmann angesichts des objektiven technischen Problems dazu veranlassen würde („Could-Would-Approach“: nicht nur hätte veranlassen können), den nächstliegenden Stand der Technik unter Berücksichtigung dieser Lehre zu ändern oder anzupassen und dadurch zu etwas zu gelangen, was dem Beanspruchten entspricht und um damit das zu erreichen, was die Erfindung erreicht. Mit anderen Worten: Es geht nicht darum, ob der Fachmann die Erfindung durch Anpassung oder Abänderung des nächstliegenden Stands der Technik hätte erreichen können, sondern darum, ob der Fachmann dies getan hätte, weil der Stand der Technik ihn in der Erwartung eines bestimmten Vorteils dazu veranlasst hat (siehe Entscheidung T 0002/83).
Die Prüfung, ob eine erfinderische Tätigkeit vorliegt, folgt nach der Praxis des EPA somit strengen Kriterien, wobei im Zweifel das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit eher anzunehmen ist. Dieser strenge Ansatz zur Prüfung der erfinderischen Tätigkeit ist von vielen nationalen Gerichten – wie denen aus Frankreich, Italien und Schweden – übernommen worden. Mit Spannung wurden die ersten Entscheidungen des UPC erwartet, die sich mit diesem Thema befassen, um zu erfahren, ob auch das UPC den Problem-and-Solution-Approach anwenden würde.
UPC Lokalkammer München: 10x Genomics vs. NanoString Technologies
Eine erste Entscheidung des UPC erging schon m 19.09.2023 durch die Lokalkammer in München. In diesem Fall machte 10x Genomics eine Verletzung des europäischen Einheitspatents EP 4 108 782 (das Verfügungspatent) durch die „CosMx“-Produkte von NanoString Technologies geltend und beantragte eine einstweilige Verfügung gegen NanoString Technologies in Europa. Im Vorgriff auf die Verletzungsfrage musste die wahrscheinliche Rechtsbeständigkeit des Verfügungspatents geklärt werden.
Die Patentansprüche des Verfügungspatents betreffen ein Verfahren zum Nachweis einer Vielzahl von Analyten in einer Zell- oder Gewebeprobe. Die UPC Lokalkammer München stellte „mit hinreichender Sicherheit“ fest, dass das Patent rechtsbeständig sei und verletzt werde; es ordnete den Erlass einer einstweiligen Verfügung an.
Zur Frage der Rechtsbeständigkeit des Verfügungspatents spielte insbesondere die erfinderische Tätigkeit eine Rolle. Das Gericht erkannte das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit unter Anwendung der Kriterien des Problem-and-Solution-Approach an. Zum nächstliegenden Stand der Technik führte das Gericht erster Instanz aus, dass als (nächstliegender) Stand der Technik in der Regel ein Dokument heranzuziehen sei, das einen Gegenstand offenbart, der für denselben Zweck oder mit demselben Ziel wie die beanspruchte Erfindung entwickelt wurde und die wichtigsten technischen Merkmale mit ihr gemeinsam hat, das heißt die wenigsten strukturellen Änderungen erfordert. Ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl des vielversprechendsten Ausgangspunkts sei zudem die Ähnlichkeit der technischen Aufgabe. Die Lokalkammer war der Auffassung, dass der von der Verfügungsgegnerin herangezogene Stand der Technik nicht als nächstliegender Stand der Technik zu qualifizieren war und zeigte sich davon überzeugt, dass das Patent in einem Nichtigkeitsverfahren aufrechterhalten würde.
UPC Berufungsgericht: 10x Genomics vs. NanoString Technologies
Das Berufungsgericht hob die erstinstanzliche Entscheidung auf; insbesondere kam es bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit zu einem anderen Ergebnis. Das Berufungsgericht befand, dass das in das ersten Instanz herangezogene Dokument für einen Fachmann „von Interesse gewesen wäre“; dies sei schon ausreichend für die Qualifizierung eines Ausgangspunkts zur Prüfung der erfinderischen Tätigkeit. Unter Berücksichtigung dieses Dokuments sei das im Verfügungspatent beanspruchte Verfahren ein logischer „nächster Schritt“. Das Berufungsgericht hob die Entscheidung der ersten Instanz auf und begründete dies mit der Feststellung, dass sich Anspruch 1 des Patents („eher wahrscheinlich als nicht“) als naheliegend erweisen wird. Der vom UPC Berufungsgericht angewandte Test zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit unterscheidet sich damit sowohl in der Wahl des nächstliegenden Stands der Technik als auch in den zur Beurteilung des Naherliegens herangezogenen Kriterien deutlich von dem Ansatz, der vom EPA verfolgt wird.
UPC Zentralkammer (Sektion München): Sanofi vs. Amgen und Regeneron vs. Amgen
In zwei weiteren Entscheidungen der Zentralkammer (Sektion München) vom 16.07.2024, die sich mit dem europäischen Patent EP 3 666 797 B1 befassen, betont die Zentralkammer die Bedeutung eines objektiven Ansatzes bei der Bewertung der erfinderischen Tätigkeit und stellt klar, dass weder die subjektiven Vorstellungen des Anmelders oder Erfinders noch die Tatsache, dass die Erfindung das Ergebnis eines Zufalls oder einer systematischen Arbeit mit (möglicherweise kostspieligen und mühsamen) Experimenten ist, relevant sind. Entscheidend ist laut Gericht, was die beanspruchte Erfindung tatsächlich zum Stand der Technik beiträgt.
Einer der zentralen Punkte in den Entscheidungen der Zentralkammer ist, dass man es bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit eines Ausgangspunkts bedarf. Das Gericht erläutert die Wahl des Ausgangspunkts und stellt fest, dass ein „realistischer Ausgangspunkt“ gewählt werden muss, der nicht unbedingt der nächstgelegene Stand der Technik ist. Es können mehrere realistische Ausgangspunkte in Betracht gezogen werden, ohne dass der „vielversprechendste“ ermittelt werden muss. Der Entscheidung des Berufungsgerichts des UPC in der Rechtssache 10x Genomics gegen NanoString folgend genügt es, wenn der Ausgangspunkt für den Fachmann von Interesse gewesen wäre.
Als nächsten Schritt stellt die Zentralkammer In ihren Entscheidungen zunächst auf die Unterschiede zwischen dem Ausgangspunkt und der beanspruchten Lösung ab und weist darauf hin. Die Zentralkammer vertritt die Auffassung, dass eine beanspruchte Lösung dann als naheliegend anzusehen ist, wenn der Fachmann „motiviert wäre, diese Lösung in Betracht zu ziehen“, um sie „als nächsten Schritt in der Entwicklung des Stands der Technik“ zu implementieren. Weiterhin führt die Zentralkammer aus, dass es bei dieser Prüfung auch von Bedeutung sein kann, ob der Fachmann besondere Schwierigkeiten bei der Durchführung der nächsten Schritte erwartet hätte.
Die Zentralkammer betont auch, dass eine technische Wirkung oder ein Vorteil, den der beanspruchte Gegenstand gegenüber dem Stand der Technik erzielt, ein Indiz für erfinderische Tätigkeit sein könne. Umgekehrt kann ein Merkmal, das willkürlich aus mehreren Möglichkeiten ausgewählt worden ist, im Allgemeinen nicht zur erfinderischen Tätigkeit beitragen. Nach einer ausführlichen Analyse kam die Zentralkammer zu dem Schluss, dass der Fachmann in diesem Fall auf naheliegende Weise zu dem beanspruchten Gegenstand gelangt wäre.
Insbesondere weist sie die Argumente der Patentinhaberin zurück, die sich auf einen übermäßigen Aufwand, der zur Erzielung des erfindungsgemäßen Ergebnisses erforderlich sei, und den Zufallscharakter des erzielten Ergebnisses stützten.
Fazit
Frankreich, Italien und Schweden beurteilen die erfinderische Tätigkeit ähnlich wie das EPA, indem sie einen Problem-Lösungs-Ansatz verwenden. Auch die Niederlande verwenden einen ähnlichen Ansatz, schließen aber andere nicht aus.
Deutschland geht anders an die erfinderische Tätigkeit heran als das EPA. Ein wesentlicher Unterschied besteht darin, dass das EPA eine strenge Ermittlung des nächstliegenden Stands der Technik verlangt, während Deutschland liberaler ist und einen angemessenen Ausgangspunkt verlangt. Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit untersuchen die deutschen Gerichte, ob der Fachmann in Anbetracht seines Wissens motiviert wäre, die beanspruchte Lösung in Erwägung zu ziehen und in Erwartung eines Erfolgs umzusetzen.
Das UPC scheint einen Mittelweg zwischen der EPA-Praxis und der deutschen Gerichtspraxis einzuschlagen, indem es bei der Wahl des Ausgangspunkts liberaler ist, aber die Lösung des technischen Problems stärker berücksichtigt.
Autor
Dr. Bernd Janssen, LL.M.
Uexküll & Stolberg, Hamburg
Deutscher und Europäischer Patentanwalt