Die Bedeutung patentrechtlicher Schiedsverfahren nimmt beständig zu. Dies veranschaulichen beispielsweise die Fallzahlen des World Intellectual Property Organization (WIPO) Arbitration and Meditation Center. Dort sind die neu registrierten Fälle von 2021 bis 2022 um fast 50% auf über 500 gestiegen. Inhaltlich sorgen dabei zum einen lizenzrechtliche Streitigkeiten für Aufsehen. Beispiele dafür sind die Auseinandersetzungen zwischen Novartis und Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation um Lizenzzahlungen im Wert von etwa 3 Milliarden US-Dollar, zwischen Seagen und Daiichi Sankyo um die Rechtsinhaberschaft eines Patents im Wert von mehreren Milliarden US-Dollar oder zwischen Genmab und Johnson & Johnson um Lizenzzahlungen im Wert von 1,2 Milliarden US-Dollar. Zum anderen gewinnen Schiedsverfahren auch im Bereich der SEP/FRAND-Streitigkeiten in den letzten Jahren an Bedeutung. Dies bietet Anlass dafür, die Zulässigkeit patentrechtlicher Schiedsverfahren sowie Vor- und Nachteile dieses Streitbeilegungsmechanismus für die verschiedenen Beteiligten genauer zu betrachten.
Zulässigkeit patentrechtlicher Streitigkeiten: Schiedsfähigkeit von Verletzungsverfahren und Rechtsbestandsdiskussion
Die Möglichkeit, patentrechtliche Streitigkeiten vor Schiedsgerichten durchzuführen, setzt voraus, dass diese schiedsfähig sind. In der Vergangenheit wurde die Frage nach der Schiedsfähigkeit in vielen Jurisdiktionen sowohl in Bezug auf die Verletzungs- als auch die Rechtsbestandsdiskussion verneint, weil diese Fragen als inhaltlich sehr eng mit der öffentlichen Ordnung verbunden angesehen wurden. Heute werden auf die Patentverletzung gestützte Ansprüche aber weltweit weitgehend als schiedsfähig anerkannt. Auch nach deutschem Recht ist die Frage nach der Schiedsfähigkeit von in Verletzungsverfahren geltend gemachten Ansprüchen eindeutig zu bejahen. Denn Auskunfts-, Rechnungslegungs- oder Schadensersatzansprüche sind vermögensrechtliche Ansprüche im Sinne von § 1030 ZPO.
1. Rechtsbestand von Schiedsgerichten überprüfbar:
Bindungswirkung inter partes
Die Anziehungskraft patentrechtlicher Schiedsverfahren hängt entscheidend davon ab, ob auch die Frage der Rechtsbeständigkeit schiedsfähig ist. Denn andernfalls müsste ein zentraler Teil der Streitigkeit letztlich doch von den staatlichen Gerichten entschieden werden. Dadurch könnten sich aber die Vorteile der Schiedsgerichtsbarkeit nicht voll entfalten. In Deutschland ist die Schiedsfähigkeit der Rechtsbestandsdiskussion noch nicht abschließend geklärt. Es ist aber überzeugend, die Schiedsfähigkeit anzunehmen, aber die Rechtskraft der schiedsgerichtlichen Entscheidung inter partes zu begrenzen.
Gegen die Schiedsfähigkeit der Rechtsbestandsdiskussion wird dabei geltend gemacht, dass Patente kraft hoheitlichen Verwaltungsakts entstehen und dem Bundespatentamt nach §§ 22 Abs.1, 65 Abs. 1 und 81 Abs. 1 und Abs. 4 Bundespatentgesetz (PatG) die ausschließliche Kompetenz zur Entscheidung über den Rechtsbestand zukommt. Diese Alleinzuweisung führe dazu, dass ein Schiedsgericht ein Patent nicht mit Erga-omnes-Wirkung für nichtig erklären könne.
Die Gegenauffassung, nach der auch die Frage nach dem Rechtsbestand schiedsfähig ist, wurde vor kurzem durch das Landgericht München I in einem Obiter Dictum überzeugendend dargestellt (LG München I, Urteil vom 25.05.2021, SchiedsVZ 2021, 154, Rn. 71). Nach dem Gericht könne aus der exklusiven Kompetenzzuweisung an das Bundespatentamt gerade nicht die grundsätzlich fehlende Schiedsfähigkeit patentrechtlicher Rechtsbestandsstreitigkeiten hergeleitet werden. Denn aus der ausschließlichen Kompetenz folge nicht, dass den Parteien die Verfügungsbefugnis über das Patent entzogen sei. Denn dem Patentinhaber stehe jedenfalls das Recht zu, durch schriftliche Erklärung auf das Patent zu verzichten. Eine solche Erklärung bringe das Patent aber zum Erlöschen (§ 20 Abs. 1 Nr. 1 PatG). Daher müsse jedenfalls durch eine schiedsgerichtliche Verurteilung der jeweiligen Beklagtenpartei möglich sein, die Löschung des Patents bei der zuständigen Patentbehörde zu beantragen. Vor diesem Hintergrund schlussfolgerte das Gericht, dass die Frage des Rechtsbestands mit Inter-partes-Wirkung schiedsfähig ist.
Das Gericht führte zur weiteren Begründung aus, dass auch Patente und Patentanmeldungen vermögenswerte Rechte im Sinne von § 1030 Abs. 1 ZPO sind. Dies folge bereits daraus, dass Patente gemäß Art. 71 Europäisches Patentübereinkommen (EPÜ) i.V.m. Regel 22 EPÜ auch ohne gerichtliche Entscheidungen übertragen werden können. In diesem Zusammenhang entschied das LG München I dann auch, dass Patent-Vindikationsansprüche objektiv schiedsfähig sind.
2. Patentschiedsverfahren im Ausland:
Vielfach ähnliche Lösungen
Der Blick ins Ausland zeigt, dass in vielen Ländern sowohl des Civil Law als auch des Common Law ein vergleichbarer normativer Ansatz besteht wie in Deutschland. Das trifft im Civil Law etwa für Frankreich, Portugal oder Italien zu. Die Schweiz und Belgien gehen hingegen über die aufgezeigten Lösungen hinaus, weil Schiedsgerichten dort unter gewissen Voraussetzungen auch die Kompetenz zukommen kann, erga omnes über den Rechtsbestand zu entscheiden. Im Common Law hat einerseits die Rechtsprechung im UK oder in Australien eine ähnliche Lösung gefunden (z.B. Larkden Pty Limited v. Lloyd Energy Systems Pty Limited, [2011] NSWSC 268). In den USA ist die Regelung sogar gesetzlich verankert. So heißt es in 35 USC § 294(a): „A contract involving a patent or any right under a patent may contain a provision requiring arbitration of any dispute relating to patent validity or infringement arising under the contract. (…).” Gleichzeitig stellt das Gesetz in 35 USC § 294(a) fest, dass die schiedsgerichtliche Entscheidung nur eine Inter-partes-Wirkung entfaltet.
Patentrechtliche Schiedsverfahren und Verfahren vor staatlichen Gerichten:
Vor- und Nachteile für die Beteiligten
Wenn patentrechtliche Schiedsverfahren möglich sind, stellt sich die Frage, ob sie für die Parteien interessant sind. Ob die systemischen Unterschiede von Schiedsverfahren für oder gegen die Durchführung von patentrechtlichen Schiedsverfahren sprechen, hängt dabei stets entscheidend von der konkreten Fallgestaltung ab. Je nach Parteiposition kann sich jeder Vorteil dabei auch in einen Nachteil verkehren und umgekehrt. Grundsätzlich dürfte bei Lizenzfragen und/oder Forschungs- und Entwicklungskooperationen aber viel für die Durchführung von Schiedsverfahren sprechen. In diesen Konstellationen kann die Schiedsvereinbarung zudem vor Auftreten der Streitigkeit vertraglich verankert werden. Auch bei Auseinandersetzungen über die Verletzung von Patenten kann die Durchführung von Schiedsverfahren für die Parteien interessant sein. In dieser Konstellation müssten sich die Parteien aber nach Auftreten der Streitigkeit darüber einigen können, sich diesem einen Schiedsverfahren zu unterwerfen.
Für beide Parteien dürfte dabei erstens die Vertraulichkeit von Schiedsverfahren ein zentrales Argument für die Durchführung patentrechtlicher Streitigkeiten sein. Denn die technische Anwendung und ökonomische Vermarktung von Patenten ist oft mit sensiblen geschäftsrelevanten Informationen verbunden, die die Parteien der Öffentlichkeit nicht zugänglich machen wollen. Gerade auch aus diesem Grund haben Schiedsverfahren zuletzt bei FRAND-Streitigkeiten (FRAND = Fair, Reasonable and Non Discriminatory terms) an Bedeutung gewonnen. Ein zweiter wichtiger Vorteil patentrechtlicher Schiedsverfahren kann darin liegen, dass es durch diese zu einer effektiven Bündelung von Verfahren kommen kann.
Zum einen kann eine Aufspaltung des Rechtsstreits in mehrere Verletzungsverfahren vermieden werden. So kann in einem Schiedsverfahren über die Verletzung mehrerer nationaler Patente sowie mehrerer Patente aus unterschiedlichen Jurisdiktionen entschieden werden. Zum anderen kann die in Deutschland bestehende Zweigliedrigkeit von Patentstreitigkeiten in Verletzungs- und Rechtsbeständigkeitsverfahren überwunden werden. Ein dritter Vorteil kann sein, dass Schiedsverfahren in komplexen Patentverfahren deutlich schneller sein dürften als Verfahren vor staatlichen Gerichten. Für die Durchführung patentrechtlicher Schiedsverfahren kann viertens weiter sprechen, dass Verfahren vor neutralen und mit Experten besetzen Entscheidungskörpern durchgeführt werden können. Den oftmals komplexen technischen Sachverhalten kann somit durch die Auswahl von Schiedsrichtern mit entsprechender Sach- und Branchenkenntnis Rechnung getragen werden.
Aus Klägerperspektive können für das Forum Schiedsgericht zusätzlich etwaig anwendbare Regeln zur Document Production interessant sein. Denn diese können es dem Kläger ermöglichen, zügig an Informationen zu kommen, die er für die Substantiierung seines Anspruchs benötigt. Derartige Informationen sind in Verfahren vor staatlichen Gerichten hingegen oft nur sehr schwer und zu einem viel späteren Zeitpunkt zu erlangen. In SEP- sowie in Lizenzstreitigkeiten besteht beispielsweise grundsätzlich Bedarf dafür, Vergleichslizenzen zu offenbaren. Freilich kann der Beklagte im Rahmen der Schiedsabrede dafür sorgen, dass die Offenlegungspflichten auf ein angemessenes Maß begrenzt werden. Außerdem dürfte für Kläger in internationalen Konstellationen an Schiedsverfahren interessant sein, dass Schiedssprüche aufgrund der New York Convention und anders als nationale Gerichtsentscheidungen fast weltweit vollstreckbar sind. Interessant kann für Kläger zuletzt gerade auch sein, dass schiedsgerichtliche Entscheidungen zur Rechtsbeständigkeit in vielen Jurisdiktionen nur eine inter partes zukommt. Denn das bedeutet, dass der Kläger sein Patent nicht verliert, wenn der Rechtsbestand in dem Schiedsverfahren erfolgreich angegriffen wird.
Aus der Beklagtenperspektive kann ein Vorteil von patentrechtlichen Schiedsverfahren darin liegen, dass in vielen ausländischen Rechtsordnungen und Schiedsordnungen die Möglichkeit eingeschränkt ist, vor staatlichen Gerichten einstweiligen Rechtsschutz zu ersuchen, wenn ein Verfahren vor den Schiedsgerichten geführt wird. Nach deutschem Recht kann einstweiliger Rechtsschutz nach Art. 25.3 DIS-SchO hingegen auch dann vor staatlichen Gerichten ersucht werden, wenn ein Schiedsverfahren anhängig ist. Grund dafür ist insbesondere, dass die DIS-SchO wie auch die VIAC-Rules und anders etwa die International Chamber of Commerce (ICC) oder die Swiss Arbitration Association (ASA) bewusst keinen Emergency Arbitrator vorsieht. Dies bedeutet aber nicht, dass kein einstweiliger Rechtsschutz möglich ist, sondern vielmehr nur, dass dieser trotz rechtshängigen Schiedsverfahren weiterhin vor staatlichen Gerichten gesucht werden kann.
Zuletzt stellt sich die Frage, wie Finanzierer zur Durchführung patentrechtlicher Streitigkeiten vor Schiedsgerichten stehen. Im Ergebnis eignen sich patentrechtliche Streitigkeiten dabei grundsätzlich gut für eine Finanzierung. Zentral ist dabei der Aspekt, dass durch eine Finanzierung der Wert, der in Patenten und Patentportfolios steckt, voll ausgeschöpft werden kann. Für die Parteien dürfte eine Finanzierung patentrechtlicher Streitigkeiten unabhängig vom Forum auch deswegen interessant sein, weil Kapitaleinsatz und Kostenrisiko in jedem Fall hoch sein dürften.
Daher können sowohl bilanzielle Aspekte als auch Gesichtspunkte der Risikominimierung für eine Fremdfinanzierung sprechen. In Patentstreitigkeiten besteht unabhängig vom Forum zudem häufig ein Machtungleichgewicht zwischen dem Patentinhaber und dem Verletzer, das durch die Beteiligung eines Finanzierers verringert werden kann. Welches Forum aus Sicht eines Finanzierers besser geeignet ist hängt damit letztlich vom Einzelfall ab. In der Regel dürfte einerseits das geringe Kostenrisiko und die kürzere Verfahrensdauer Patentschiedsverfahren attraktiv machen. Andererseits haben gerichtliche Verfahren den Vorteil, dass das Risiko eines Komplettverlusts geringer sein kann, weil diese durch die verschiedenen parallelen Verfahren besser abgesichert ist.
Zusammenfassung
Die Bedeutung patentrechtlicher Schiedsverfahren wird in Zukunft weiter steigen. Dies ist insbesondere der Fall, wenn die Rechtsprechung weiterhin bestätigt, dass die Frage nach dem Rechtsbestand schiedsfähig ist. Ob für Kläger, Beklagten und Finanzierer ein Schiedsverfahren oder ein Verfahren vor staatlichen Gerichten interessanter ist, kann nicht abstrakt beantwortet werden, sondern hängt vom Einzelfall ab.