Von Rechtsanwalt Wolfgang Leip, Kaye Scholer, Frankfurt am Main
Das Patentrecht der USA vollzieht derzeit eine beachtliche Wandlung, die auch für deutsche Unternehmen und Erfinder von großem Interesse ist: Als letztes Land verzichten die USA auf das sogenannte „First to Invent“-Prinzip und damit auf eine Besonderheit, für die das US-amerikanische Patentrecht berühmt und berüchtigt war. Mit dem Wechsel zum „First Inventor to File“-Prinzip nähern sie sich nun dem Rest der Welt an, der dem „First to File“-Prinzip folgt. Davon profitieren zukünftig auch deutsche Erfinder, in den USA nach den Japanern die zweitgrößte ausländische Anmeldergruppe (27.702 Patentanmeldungen 2010).
Am 16.09.2011 hat US-Präsident Barack Obama mit der Unterzeichnung des Leahy-Smith America Invents Act die größte Reform des US-Patentrechts seit über 60 Jahren eingeleitet. Nach mehr als fünf Jahren Vorbereitungszeit und beinahe ebenso vielen Gesetzesentwürfen macht damit der America Invents Act (AIA) mit dem genannten Prinzipienwechsel den wichtigsten und auch umstrittensten Schritt dieser Patentreform. Kritiker der Einführung des „First Inventor to File“-Prinzips befürchten eine Zunahme von „Erfindungsdiebstählen“ und sehen Einzelerfinder und Start-ups benachteiligt, die sich im Gegensatz zu Großunternehmen keine Heerschar von Patentanwälten leisten könnten, um in einem befürchteten Wettrennen um die erste Patentanmeldung mitzuhalten. Sind ihre Befürchtungen berechtigt?
Wer zuerst kommt, mahlt zuerst
Das „First to Invent“-Prinzip und das „First to File“-Prinzip verfolgen an sich denselben Grundgedanken, nämlich dass eine Erfindung und das Recht auf ein die Erfindung schützendes Patent grundsätzlich dem Erfinder selbst zustehen. Während man in den USA diesem Erfinderprinzip bislang auch im Patentanmeldeverfahren treu blieb und dafür sorgte, dass nur der wahre Erfinder das Recht auf das Patent erhalten sollte, wird nach dem „First to File“-Prinzip zugunsten von Rechtssicherheit und Effektivität im Patentanmeldeverfahren das Recht auf das Patent demjenigen zugestanden, der die Erfindung zuerst beim Patentamt angemeldet hat. Dies kann bei sogenannten Parallelerfindungen oder der Patentanmeldung durch einen Unberechtigten zu Ungerechtigkeiten führen. Beispiel: Erfinder A und B arbeiten unabhängig und ohne Wissen voneinander an derselben Idee. Beide entwickeln daraus eine patentfähige Erfindung, B allerdings einige Monate später als A. Erfinder B hat sich jedoch schneller als Erfinder A entschlossen, seine Erfindung zum Patent anzumelden und eine entsprechende Anmeldung beim zuständigen Patentamt einzureichen. In den USA konnte bislang Erfinder A erfolgreich dagegen vorgehen, sofern er bewies, dass er seine Erfindung zuerst abgeschlossen hatte. In Europa bleibt Erfinder B der berechtigte Patentinhaber. A kann ihm dies nicht mehr streitig machen. Hier gilt: „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.“
Begründet wird das „First to File“-Prinzip u.a. damit, dass mit einem Patent derjenige Erfinder belohnt werden soll, der seine innovativen Ideen und Vorschläge als Erster der Öffentlichkeit bekanntgibt und somit zum gesellschaftlichen Fortschritt beiträgt. Zum Ausgleich bietet das deutsche Patentrecht für Fälle der Erstanmeldung durch einen „Erfindungsdieb“ oder durch einen Parallelerfinder Übertragungsansprüche des eigentlich Berechtigten bzw. ein Vorbenutzungsrecht zugunsten des zu spät gekommenen Erfinders an. Das „First to Invent“-Prinzip dagegen entspringt dem insbesondere in den USA in der Verfassung verankerten Gedanken von Freiheit und freier Entfaltung, dass jeder Erfinder, der faktisch als Erster eine Erfindung gemacht hat, das Recht und die Möglichkeit haben soll, von dieser Erfindung durch ein Patent zu profitieren.
Erhebliche Erleichterungen
Mit der Aufgabe des „First to Invent“-Prinzips ändert sich viel im Patentrecht der USA. War bislang der Zeitpunkt entscheidend, zu dem die Erfindung tatsächlich gemacht wurde, ist jetzt das „effective filing date“ maßgeblich, also der Zeitpunkt, zu dem die Patentanmeldung beim United States Patent and Trademark Office (USPTO) oder zuvor bei einem ausländischen Patentamt eingegangen ist. Neu ist auch, dass der Patentierung weltweit Ereignisse entgegenstehen können, die zu einer Veröffentlichung der Erfindung führen. Als neuheitsschädliche Vorveröffentlichung gelten nun auch ausländische Patentanmeldungen. Dadurch entfällt für ausländische Erfinder zukünftig wohl die taktische Notwendigkeit, durch eine zusätzliche vorläufige US-Anmeldung einen neuheitsschädlichen Stand der Technik „produzieren“ zu müssen. Das ist eine erhebliche Erleichterung. Allerdings kann der Patentanmelder auch in Zukunft von der im US-Patentrecht weiterhin vorgesehenen Benutzungsschonfrist („grace period“) Gebrauch machen. Danach sind Veröffentlichungen unschädlich, die innerhalb eines Jahres vor dem relevanten Anmeldedatum durch den Erfinder selbst oder mit seiner Erlaubnis getätigt wurden.
Die USA haben aber das „First to File“-Prinzip nicht 1:1 übernommen, sondern mit dem „First Inventor to File“-Prinzip eine eigene Variante gebildet. So kann sich, anders als in Europa, gegen die unberechtigte Erstanmeldung eines Dritten nur ein Erfinder zur Wehr setzen, der selbst eine Patentanmeldung für dieselbe Erfindung eingereicht hat. Dieser Rechtsschutz wird durch den AIA in Form der „derivation proceedings“ eingeführt. Danach kann ein Patentanmelder, dessen Erfindung „gestohlen“ und bereits von einem anderen zum Patent angemeldet wurde, beim USPTO die Einleitung eines Verfahrens zur Feststellung des wahren Erfinders beantragen. Allerdings hat er dafür nur ein Jahr Zeit, gerechnet ab der ersten Veröffentlichung eines Anspruchs auf die besagte Erfindung, in der Regel also ab Veröffentlichung der anderen Patentanmeldung. Ist das Patent bereits erteilt, kann binnen gleicher Frist Klage eingereicht werden.
Stichtag für den Wechsel zum „First Inventor to File“-Prinzip ist aber erst der 16.03.2013. Für alle bis dahin beim USPTO eingereichten Patentanmeldungen gilt noch das „First to Invent“-Prinzip. Der Anmelder muss daher in der Übergangszeit sowohl das alte System beachten als auch seine Anmeldestrategien für die Zukunft bereits auf das neue „First Inventor to File“-Prinzip umstellen.
Ausblick
Für deutsche Unternehmen und Erfinder wird es leichter. Wegen der Nähe zum deutschen und europäischen Patentrecht sind uns die zukünftigen Mechanismen des Anmelde- und Erteilungsverfahrens in den USA zu großen Teilen bekannt und somit besser nachvollziehbar. Der Anmelder muss zukünftig nicht mehr mit teuren Verfahren zur Feststellung des wahren Erfinders rechnen, die das Patentanmeldeverfahren erheblich in die Länge ziehen konnten. Die Reform schafft aus deutscher Sicht mehr Rechtssicherheit für Patentanmelder, ohne dass so oft wie bisher umfangreiche Laborbücher oder Werkstattdokumente gewälzt werden müssen.
Trotz der weiterhin geltenden „grace period“ sind dem deutschen Anmelder für die USA jedoch dieselben zwei Regeln zu empfehlen wie für eine deutsche oder europäische Patentanmeldung. Erstens: Die strikte Einhaltung des Grundsatzes „Reden ist Silber, Schweigen ist Gold“ bis zur Patentanmeldung. Zweitens: Die zeitige Patentanmeldung, um nicht die eigene Erfindung an einen Parallelerfinder oder Unberechtigten zu verlieren. In Europa hat sich das jedenfalls bewährt.
Kontakt: wolfgang.leip@kayescholer.com