Oder: Was bedeutet „Benutzung im geschäftlichen Verkehr“ in Art. 8 (4) GMVO?
Von Carsten Albrecht, Rechtsanwalt, FPS Fritze Wicke Seelig, Hamburg
Das Gericht der EU hat sich in einem Urteil vom 23.10.2013 (Az. T-581/11) mit den Voraussetzungen für nicht eingetragene Kennzeichen nach Art. 8 (4) GMVO befasst und dabei einige Klarstellungen vorgenommen, auch wenn die Entscheidung zum Teil sehr förmlich ist.
Sachverhalt
Am 29.10.2007 hatte Bayer Design eine Gemeinschaftsmarke „BABY BAMBOLINA & Bild“ für Waren der Klasse 28, insbesondere für Puppen und Zubehör, angemeldet. Nach ihrer Eintragung wurde die Gemeinschaftsmarke von der Dimian AG am 09.07.2009 mit einem Löschungsantrag angegriffen, gestützt auf das nicht eingetragene Kennzeichen „BAMBOLINA“, das in einer Reihe von EU-Ländern ebenfalls für Puppen und Zubehör aber schon seit 2004 benutzt worden war. Der Löschungsantrag war bei dem Harmonisierungsamt, bei der Zweiten Beschwerdekammer und nun auch beim Gericht der EU erfolglos, weil Dimian für einen bestimmten Zeitraum keine ausreichende Benutzung von „BAMBOLINA“ im geschäftlichen Verkehr nachgewiesen hatte.
Dem Fall liegt offenbar der Albtraum eines jeden Markeninhabers zugrunde: Dimian und mit ihr verbundene Unternehmen, die 2004 mit der Benutzung von „BAMBOLINA“ für Puppen und Zubehör begonnen hatten, scheiterten 2004 in Deutschland mit einer Markenanmeldung, weil das Deutsche Patent- und Markenamt kurioserweise meinte, „BAMBOLINA“ sei nicht unterscheidungskräftig und darüber hinaus glatt beschreibend. Daraufhin verzichtete Dimian offenbar für mehrere Jahre auf einen förmlichen Markenschutz für „BAMBOLINA“. Als dann mit Dimian verbundene Unternehmen ab Mai 2008 begannen, verschiedene Gemeinschaftsmarken mit „BAMBOLINA“ anzumelden, legte Bayer Design aus der mittlerweile eingetragenen, insoweit älteren Marke „BABY BAMBOLINA & Bild“ Widerspruch ein und blockierte damit einige der Anmeldungen der Marke „BAMBOLINA“ der Dimian-Gruppe. Um den Weg für ihre Anmeldungen freizubekommen, wurde im Juli 2009 der Löschungsantrag gegen „BABY BAMBOLINA & Bild“ erhoben.
Entscheidung des Gerichts
Nachdem anfänglich auch noch andere Argumente vorgebracht wurden, konzentrierte sich Dimian in dem Löschungsverfahren ausschließlich auf Art. 8 (4) GMVO. Danach ist es dem Inhaber eines nicht registrierten Kennzeichens möglich, Widerspruch einzulegen und auch die Löschung einer bereits eingetragenen jüngeren Gemeinschaftsmarke zu verlangen [Art. 53 (1c) GMVO], wenn folgende Voraussetzungen kumulativ vorliegen:
Das nicht eingetragene Kennzeichen wird im geschäftlichen Verkehr benutzt;
das benutzte Kennzeichen hat mehr als lediglich örtliche Bedeutung;
das nicht eingetragene Kennzeichen wurde vor dem Tag der Anmeldung der jüngeren Gemeinschaftsmarke erworben;
das nicht eingetragene Kennzeichen gibt seinem Inhaber nach der nationalen Rechtsordnung das Recht, die Benutzung der jüngeren Gemeinschaftsmarke zu untersagen.
Das Gericht der EU befasst sich zunächst abstrakt mit den ersten beiden Voraussetzungen:
Es hebt hervor, dass ein Kennzeichen von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung nicht nur auf die geographische Dimension beschränkt werden darf, sondern dass daneben auch erforderlich ist, die ökonomische Bedeutung der Marke festzustellen. Dazu fordert das Gericht Angaben zur Dauer und zum Umfang der Benutzung. Werbeaufwendungen und die Präsenz im Internet sind für diese Betrachtung ebenso bedeutsam wie ein relevanter Vertrieb der Produkte mit diesem Zeichen und die Ermittlung, inwieweit dieser Vertrieb in Relation zum Gesamtvertrieb ähnlicher Produkte als relevant anzusehen ist. Das Gericht fordert von dem Inhaber des nicht registrierten Zeichens, dass er zumindest eine gewisse Marktposition auf dem lokalen Markt nachweist, um eine Anerkennung als nicht eingetragenes Kennzeichen von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung zu erhalten. Sofern der Inhaber des nicht eingetragenen Kennzeichens – wie hier – behauptet, dass er sein Zeichen in mehreren Ländern benutzt habe, müsse für jedes Land getrennt festgestellt werden, ob ein nicht eingetragenes Kennzeichen von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung existiert. Eine Vermischung der Kriterien über die Grenzen hinaus hält das Gericht der EU offenbar für nicht zulässig. Schließlich hebt das Gericht in seinen allgemeinen Ausführungen hervor, dass man sich bei der Prüfung der einzelnen Voraussetzungen nicht allein auf förmliche Gesichtspunkte zurückziehen dürfe, sondern dass die Bedeutung des Zeichens für das fragliche Gebiet mit all diesen Einzelkriterien zu prüfen sei. Dabei dürfe sich das Gericht nicht auf Vermutungen und Annahmen beschränken, sondern die Bedeutung des nicht eingetragenen Zeichens müsse durch nachhaltige objektive Beweismittel erbracht werden.
Art. 8 (4) GMVO: Licht im Schattendasein
Diese Ausführungen sind sehr hilfreich, weil Art. 8 (4) GMVO nicht sehr oft herangezogen wird. Der Fall zeigt aber auch, warum diese Vorschrift dieses Schattendasein führt: Es ist für das widersprechende Unternehmen bzw. den Antragsteller des Löschungsverfahrens nicht einfach, diese Voraussetzungen nachzuweisen.
Wenn man nun von dem Gericht eine Auseinandersetzung mit der bisherigen Benutzung von „BAMBOLINA“ durch die Dimian-Gruppe für die Zeit ab 2004 erwartet hat, wird man jedoch enttäuscht. Vielmehr wendet sich das Gericht dem Zeitraum der Benutzung zu und fordert, dass das nicht eingetragene Kennzeichenrecht nicht nur habe existieren müssen, als das jüngere Recht erworben worden sei, sondern dass es auch nach wie vor Bestand haben müsse, wenn der Widerspruch nach Art. 8 (4) eingereicht oder der Löschungsantrag nach Art. 53 (1c) GMVO erhoben werde. Dabei beruft sich das Gericht der EU auf Regel 19 (2d) der Verordnung Nr. 2868/95 (Ausführungsverordnung). Dort wird für den Widerspruch in Art. 8 (4) und damit auch für das Löschungsverfahren nach Art. 53 verlangt, dass der Erwerb, der Fortbestand und der Schutzumfang des nicht eingetragenen Rechts nachgewiesen werden.
Interessanterweise spricht Art. 8 (4) GMVO selbst nicht ausdrücklich von dem Fortbestand des Rechts, sondern insoweit nur von dem Erwerb vor dem Tag der Anmeldung des jüngeren Rechts und von dem Schutzumfang, wenn Art. 8 (4) verlangt, dass das nicht eingetragene Kennzeichen seinem Inhaber das Recht verleiht, die Benutzung der jüngeren Marken zu untersagen. Man könnte meinen, dass dieser nationale Schutzumfang des nicht eingetragenen Kennzeichens denklogisch auch den Fortbestand voraussetzt, weil man sonst aus dem Recht nicht Verbietungsrechte herleiten kann.
Ausdrücklich steht dies hier aber nicht, und das Gericht der EU setzt sich mit dieser Frage überhaupt nicht auseinander, sondern konstatiert lediglich, dass es gerade die Benutzung des Kennzeichens sei, die die Basis für die Existenz des Rechts darstelle, und dass deshalb diese Benutzung auch zum Zeitpunkt der Antragstellung noch gegeben sein müsse. Ob diese Schlussfolgerung zu weit geht, wird in dem Urteil nicht problematisiert.
Prüfungsmaßstab des Gerichts
Nachdem das Gericht dieses zusätzliche Erfordernis (Fortbestand des nicht eingetragenen Rechts) identifiziert hat, schaut es in seiner Entscheidung überhaupt nicht auf den Zeitraum zwischen der Benutzungsaufnahme durch Dimian im Jahre 2004 und dem Anmeldetag im Oktober 2007, sondern ausschließlich auf solche Nachweise, die eine Weiternutzung des nicht eingetragenen Kennzeichens „BAMBOLINA“ zwischen der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke im Oktober 2007 und der Antragstellung im Juli 2009 darstellen. Dazu stellt das Gericht dann fest, dass die Absatzzahlen, die Dimian in einer eidesstattlichen Versicherung für 2007 vorgelegt hat, keinerlei Schlussfolgerungen für die folgenden Jahre 2008 und 2009 erlauben, weil man nicht unterstellen dürfe, dass sich diese Absatzzahlen auch auf demselben Niveau in den Folgejahren fortsetzen.
Umsatzzahlen für 2008 und 2009 hatte Dimian aber offenbar nicht vorgetragen. Stattdessen hatte Dimian für diese beiden Jahre Kataloge vorgelegt. Diese Kataloge hielt das Gericht der EU jedoch für nicht ausreichend, um eine Benutzung im geschäftlichen Verkehr zu beweisen, weil die meisten dieser Kataloge am Ende festlegten, bis wann sie gültig waren, so dass hier ein Zeitraum je nach Land von fünf bis zehn Monaten blieb, für den Dimian keinerlei Benutzungsnachweise eingereicht hatte.
Darüber hinaus hob das Gericht hervor, dass die Einreichung von einzelnen Katalogseiten zum einen gar nicht nachweise, dass dieser Katalog auch tatsächlich am Markt benutzt worden sei, und zum anderen auch nichts über die Umsatzzahlen von Produkten im Jahr 2008 und 2009 aussage. Man könne allein aus der Existenz des Katalogs nicht schließen, dass die Zahlen von 2007 auch für 2008 und 2009 fortzuschreiben seien. Den eigenen Katalog von Dimian wies das Gericht ebenfalls zurück, weil er nicht hinreichend unabhängig sei und weil er darüber hinaus keinerlei Rückschlüsse über die Verteilung des Katalogs oder über den Vertrieb der dort gezeigten Produkte erlaube. Das Gericht hielt die Kataloge von 2008 und 2009 für nicht ausreichend, um eine Benutzung von „BAMBOLINA“ durch Dimian in den beiden Jahren vor Einreichung des Löschungsantrags nachzuweisen. Daher gäbe es keine Nachweise für den Fortbestand des nicht eingetragenen Rechts „BAMBOLINA“, so dass der Löschungsantrag unabhängig vom Umfang der Benutzung von 2004 bis 2007 wegen Fehlens weiterer Nachweise für 2008 und 2009 zurückgewiesen wurde.
Praxishinweise
Damit wurde die oben geschilderte Koexistenz von „BAMBOLINA“-Marken für verschiedene Inhaber trotz der Erstbenutzung durch die Dimian-Gruppe seit 2004 zementiert und der für Dimian unbefriedigende Rechtszustand festgeschrieben. Es gelang aus weitgehend formalen Gründen nicht, dass Zwischenrecht von Bayer Design an „BABY BAMBOLINA“ zu beseitigen. Abgesehen von diesem unbefriedigenden Ergebnis für Dimian und der Gefahr, dass Bayer Design nun aus der bestandskräftigen prioritätsälteren Eintragung gegen jüngere „BAMBOLINA“-Marken von Dimian und verbundenen Unternehmen vorgeht, bleiben aus dieser Entscheidung zwei wesentliche Tipps für die Praxis sowie eine Anregung für die Rechtsfortbildung:
Wer eine Marke benutzt, sollte sie auch als förmliches Markenrecht eintragen lassen und im Fall einer Beanstandung oder Zurückweisung, wie hier durch den deutschen Prüfer im Jahr 2004, versuchen, die Markeneintragung doch noch durchzusetzen. Es ist nämlich wesentlich schwieriger, später die kumulativen Voraussetzungen für ein nicht eingetragenes Kennzeichen nachzuweisen und sich dann gegen später eingetragene Zwischenrechte durchzusetzen.
Im Verfahren mit dem Harmonisierungsamt und den nachfolgenden Instanzen ist es immer wichtig, alle denkbaren Beweismittel zum frühestmöglichen Zeitpunkt einzureichen. Eidesstattliche Versicherungen und Kataloge haben allenfalls ergänzenden Beweiswert und werden – wie hier – entweder als ungenügend oder als einseitig und nicht ausreichend unabhängig zurückgewiesen.
Gestaltungsvorschlag
Im Unterschied zur deutschen Verfahrenspraxis im Markenrecht ist das Verfahrensrecht beim Harmonisierungsamt und in den folgenden Instanzen sehr förmlich. In aller Regel ist es nicht möglich, in einem späteren Verfahrensabschnitt noch Beweismittel nachzureichen, weil sich die europäischen Gerichte und auch schon die Beschwerdekammer in Alicante darauf beschränken, nur die bereits in erster Instanz vorgelegten Beweismittel zu würdigen und keine neuen Beweismittel zu akzeptieren.
Auch im vorliegenden Fall wäre es Dimian sicherlich möglich gewesen, in späteren Verfahrensabschnitten zu den Katalogen von 2008 und 2009 auch noch Umsatzzahlen, Werbeaufwendungen und sonstige Nachweise zu erbringen. Ob dies versucht und als unzulässig zurückgewiesen wurde oder ob Dimian sogleich die Nachreichung von Beweismitteln wegen der Spruchpraxis unterlassen hat, ergibt sich aus der Entscheidung nicht.Diese sehr förmliche Spruchpraxis führt aber dazu, dass sehenden Auges objektiv fehlerhafte Entscheidungen ergehen, weil Beweismittel für eine bestimmte Rechtsposition vorhanden sind, aber nicht rechtzeitig eingereicht wurden und in späteren Verfahrensabschnitten nicht mehr berücksichtigt werden. Das ist materiell-rechtlich unbefriedigend und führt zu ungerechten Ergebnissen.
Es ist deshalb darüber nachzudenken, diese förmliche Praxis aufzugeben und etwa in der Neufassung der GMVO vorzusehen, dass neue Nachweise und Beweismittel auch noch in späteren Verfahrensabschnitten eingereicht werden können, selbst in höheren Instanzen. Die deutschen Regeln zu verspätetem Vorbringen zeigen, dass man die andere Seite vor Überraschungen im letzten Augenblick schützen kann, ohne dass dem Antragsteller die Möglichkeit abgeschnitten wird, einen in der Vorinstanz festgestellten unzureichenden Nachweis nachzuholen, wenn dies noch möglich ist. Eine solche Änderung der förmlichen Praxis dient der materiellen Gerechtigkeit und dem Rechtsfrieden. Im vorliegenden Fall hätte eine solche Regelung Dimian ermöglicht, etwa im Beschwerdeverfahren Umsatzzahlen und Werbeaufwendungen für 2008 und 2009 nachzureichen und so eine umfassende materielle Prüfung der nicht eingetragenen Kennzeichenrechte zu ermöglichen, und nicht nur eine Zurückweisung des Antrags zu erlangen, weil die vorgereichten Kataloge nicht ausreichen. Diese Zurückweisung auf sehr formaler Basis hinterlässt einen schalen Nachgeschmack.
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