Einheitliches Patentgericht: „Opt-in“- und „Opt-out“-Strategien für Patentinhaber

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Der Tag, an dem das Übereinkommen über das Einheitliche Patentgericht (EPGÜ) in Kraft tritt und das Einheitliche Patentgericht (EPG) seine Arbeit aufnehmen wird, rückt immer näher. Nach Inkrafttreten wird das EPG für Rechtsstreitigkeiten sowohl über die neu geschaffenen Einheitspatente als auch über bestehende oder in Zukunft erteilte „klassische“ europäische Patente (Bündelpatente) ausschließlich zuständig sein, sofern diese in EPÜ-Mitgliedsstaaten validiert worden sind, die auch das EPGÜ ratifiziert haben. Lediglich nationale Patente sind vom EPGÜ nicht erfasst.

Es gibt jedoch innerhalb eines Übergangszeitraums die Möglichkeit, die ausschließliche Zuständigkeit des EPGs für Bündelpatente auszuschließen (sogenanntes „Opt-out“). Daher sollten Patentinhaber jetzt unbedingt prüfen, inwieweit sie das neue System nutzen möchten.

Das „Opt-out“

Die Übergangsregelungen zur Implementierung des neuen einheitlichen Patentsystems umfassen eine 3-monatige Phase vor Inkrafttreten des EPGÜs (sogenannte „sunrise period“) sowie eine 7-jährige Übergangsphase mit Inkrafttreten des EPGÜs, die um weitere 7 Jahre verlängert werden kann. Die Übergangsregelungen sehen vor, dass Patentinhaber auf Antrag die Zuständigkeit des europäischen Patentgerichts für bestehende oder während der Übergangszeit erteilte Bündelpatente für deren gesamte Laufzeit ausschließen können („Opt-out“).

Der „Opt-out“-Antrag kann jederzeit (und auch bereits während der 3-monatigen sogenannten „sunrise period“) gestellt werden, solange kein Verfahren vor dem EPG anhängig ist. Ist ein „Opt-out“ gewünscht, sollte dieses möglichst früh erfolgen, um sicherzustellen, dass der Antrag bei Inkrafttreten des EPGÜs wirksam ist. Ansonsten könnte ein Wettbewerber bereits am Tag des Inkrafttretens eine Nichtigkeitsklage vor dem EPG anhängig machen und die Möglichkeit für ein späteres „Opt-out“ versperren. Daher sollten Patentinhaber bereits jetzt entscheiden, ob und, wenn ja, welche Patente sie der Gerichtsbarkeit des EPGs entziehen möchten.

Für den „Opt-out“-Antrag muss keine Amtsgebühr entrichtet werden. Er darf nur von materiell-rechtlichen Patentinhabern oder -anmeldern gestellt werden. Bei mehreren Patentinhabern oder -anmeldern muss der Antrag von allen gemeinsam gestellt werden. Dies betrifft nicht nur die klassische Mitinhaberschaft, sondern auch den Fall, dass die Inhaberschaft an nationalen Teilen des Patents auseinanderfällt. Die Eigentumsverhältnisse der nationalen Schutzrechte im jeweiligen Patentportfolio, für die ein „Opt-out“-Antrag gestellt werden soll, müssen daher sorgfältig geprüft werden. Sobald das Opt-out im entsprechenden Register eingetragen ist, wird es in allen Vertragsstaaten wirksam, in denen das Bündelpatent validiert wurde.

Das „Opt-in“

Für klassische Bündelpatente, die von der Gerichtsbarkeit des EPGs ausgeschlossen wurden, kann das „Opt-out“ später wieder zurückgenommen werden (sogenanntes „Opt-in“). Ähnlich wie beim „Opt-out“ ist ein „Opt-in“ jedoch nicht möglich, sofern bereits ein Rechtsstreit vor einem nationalen Gericht anhängig ist. Außerdem kann nach wirksamem „Opt-in“ kein erneuter „Opt-out“-Antrag gestellt werden.

Strategien „Opt-out“/„Opt-in“

Das einheitliche Patentsystem erlaubt es, Patente mit einer einzigen Klage in allen teilnehmenden Mitgliedsstaaten durchzusetzen – sofern kein „Opt-out“ erklärt wurde. Dies erlaubt es, deutlich effizienter gegen andere Wettbewerber vorzugehen. Sind angesichts der konkreten Wettbewerbssituation grenzüberschreitende Schutzrechtsstreitigkeiten zu erwarten, könnte die einheitliche Durchsetzung sinnvoll sein, da parallele und gegebenenfalls teure Rechtsstreitigkeiten in mehreren Ländern mit potentiell voneinander abweichenden Entscheidungen vermieden werden. Weiterhin sehen die verfahrensrechtlichen Bestimmungen des EPGÜs einen vergleichsweise straffen Zeitplan vor, der eine schnellere Entscheidung als bei nationalen Streitverfahren herbeiführen soll.

Ein „Opt-out“ hingegen erlaubt es, Patentstreitigkeits-Strategien an bisherigen Erfahrungswerten auszurichten. Der Vorteil eines „Opt-out“ ist also darin zu sehen, dass Verfahren vor den nationalen Gerichten und deren Rechtsprechung bekannt sind und Risiken oder Erfolgsaussichten besser abgeschätzt werden können. Ferner schützen Patentinhaber mit einem „Opt-out“ ihr Patent vor einem zentralen Nichtigkeitsangriff. Andernfalls kann im ungünstigsten Fall ein Bündelpatent, für das kein „Opt-out“-Antrag gestellt wurde, auch durch einen einzigen Nichtigkeitsangriff mit Wirkung für alle teilnehmenden Mitgliedsstaaten eingeschränkt oder gar vernichtet werden. Für einige Patente kann es daher sinnvoll sein, einen möglichen Widerruf so teuer wie möglich zu machen und mögliche Nichtigkeitskläger zu zwingen, nationale Verfahren, wie bislang auch, in allen Ländern zu führen, in denen das Patent validiert wurde.

Kosten

Bei der Überlegung, ob ein Bündelpatent der Gerichtsbarkeit des EPGs entzogen werden soll, spielen natürlich auch die Kosten eines möglichen Gerichtsverfahrens eine Rolle. Generell gilt für Verfahren vor dem EPG – genauso wie bei Verfahren vor den deutschen Gerichten – das Unterliegenheitsprinzip, das heißt, die unterlegene Partei muss der obsiegenden Partei zumutbare und angemessene Kosten erstatten, sofern dem keine Billigkeitsgründe entgegenstehen.

Bei den genauen Kosten des Verfahrens ist wie immer eine Einzelfallabwägung geboten. Grundsätzlich lässt sich jedoch feststellen, dass die Gerichtsgebühren für Verletzungs- und Nichtigkeits-Widerklage vor dem EPG im Vergleich zu Verletzungs- und Nichtigkeitsklage vor deutschen Gerichten relativ günstig sind. Dies gilt insbesondere für die Möglichkeit, den Rechtsbestand des Streitpatents durch eine Nichtigkeits-Widerklage oder eine Nichtigkeitsklage vor dem EPG anzugreifen. Allerdings kann sich im Vergleich zum deutschen Kostenrecht durch die Variabilität der erstattungsfähigen Kosten (Anwaltskosten) ein zunächst unter Umständen schwer abzuschätzendes Kostenrisiko für Verfahren vor dem EPG ergeben. Insgesamt lohnen sich Verfahren vor dem EPG wohl eher dann, wenn in einer Vielzahl von EPGÜ-Mitgliedsstaaten ein Klagekomplex von Verletzungs-und Nichtigkeits-(Wider-)Klage anfällt und mit einer Mehrzahl an gegnerischen Parteien zu rechnen ist.

Abwägungskriterien

Es sollte bei der Entscheidung, ob ein „Opt-out“-Antrag gestellt wird, auch die Stärke und die Wichtigkeit des Schutzrechts berücksichtigt werden. Bei eher schwachen Schutzrechten wäre ein „Opt-out“ ratsamer, um einem wahrscheinlich erfolgreichen zentralen Nichtigkeitsangriff zu entgehen. Dahingegen wäre es mit einem starken Schutzrecht möglich, sich in einem zentralen Rechtsbestandsverfahren mit einheitlicher Wirkung zu behaupten. Handelt es sich um eine „sehr wichtige“ Erfindung, bezüglich der streitige Verfahren wahrscheinlich sind und Kostenrisiken angesichts des kommerziellen Erfolgs eher gering sind, kommt eher ein „Opt-out“ in Frage. Bei „wichtigen“ Erfindungen, bezüglich derer streitige Verfahren möglich sind, aber Kostenrisiken relevant sind, kommt es auf die Stärke der Schutzrechte an: Bei eher schwachen Schutzrechten ist ein klassisches EP-Patent mit „Opt-out“ ratsamer, bei starken Schutzrechten bietet dahingegen die einheitliche Durchsetzung Chancen.

Diversifikation des Patentportfolios

Um sich möglichst viele Optionen offenzuhalten, kann es sinnvoll sein, sein Patentportfolio zu diversifizieren.Mit Inkrafttreten des EPGÜs wird es in Ländern wie Deutschland oder Frankreich möglich sein, neben den europäischen Rechten auch nationale Patente zu halten. Dies ist jedoch nur möglich, wenn für die Bündelpatente kein „Opt-out“ erklärt wurde. Bei entsprechendem Budget kann es daher eine interessante Alternative sein, Einheitspatente oder Bündelpatente ohne „Opt-out“ neben nationalen Patenten zu halten, um sich möglichst viele Optionen offenzuhalten.

Alternativ oder ergänzend kann das Patentportfolio dahingehend diversifiziert werden, dass PCT-Anmeldungen sowohl in die europäische als auch diverse nationale Phasen in EPGÜ-Mitgliedsstaaten eintreten. Ferner könnten für anhängige europäische Patentanmeldungen Teilanmeldungen eingereicht werden, die auf nahezu identische oder jedenfalls überlappende Gegenstände gerichtet sind, wobei für Stamm- und Teilanmeldung(en) unterschiedliche Validierungsstrategien innerhalb und außerhalb des einheitlichen Patentsystems verfolgt werden.

Fazit

Eine generelle „Flucht“ in das „Opt-out“ ist genauso wenig angezeigt wie die unbedachte Nutzung des einheitlichen Patentsystems. Es sind stets die Besonderheiten der konkreten Markt- und Wettbewerbssituation sowie die Natur der patentgeschützten Gegenstände zu berücksichtigen – und natürlich das verfügbare Budget. Es kommt also wie immer auf den Einzelfall an – und die Vor- und Nachteile für jedes Schutzrecht sollten einzeln gegeneinander abgewogen werden.

pieper@uex.de

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