Bundesgerichtshof hält an bisherigen Maßstäben für den Nachweis erworbener Verkehrsgeltung einer Benutzungsmarke fest

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Gute Nachrichten für Markeninhaber: Der Bundesgerichtshof hat in seiner Lindt-Goldhasen-Entscheidung vom 29. Juli 2021 (BGH, Urteil v. 29. Juli 2021, Az. I ZR 139/20) das damals überraschende und vielfach kritisierte Urteil des Oberlandesgerichts München vom 30. Juli 2020 (OLG München, Urteil v. 30 Juli 2020, Az. 29 U 389/19) aufgehoben und entschieden, dass die goldene Farbe der „Goldhasen“ von Lindt, entgegen der Auffassung des Oberlandesgerichts München, markenrechtlichen Schutz durch Benutzung erlangt hat.
Mit dieser Entscheidung bestätigt der Bundesgerichtshof seine bisherige Rechtsprechung hinsichtlich der Maßstäbe für den erforderlichen Nachweis der Bekanntheit von Marken. Der Bundesgerichtshof widerspricht in dieser Entscheidung explizit den Feststellungen des Oberlandesgerichts München. Dieses hatte als Voraussetzung für den Schutz von benutzungserworbenen Farbmarken unter anderem gefordert, dass Markeninhaber die jeweilige Farbe als „Hausfarbe“ oder „Hauszeichen“ für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen verwenden. Nach dem Bundesgerichtshof hingegen ist es dagegen ausreichend, aber auch erforderlich, dass der Markeninhaber nachweisen kann, dass der Verkehr die Farbe als Herkunftshinweis erkennt. Zusätzliche Voraussetzungen für den Nachweis einer Verkehrsgeltung einer Benutzungsfarbmarke sind grundsätzlich nicht zu stellen.
Eben diesen Nachweis hat das Unternehmen Lindt & Sprüngli für die goldene Farbe seiner weltberühmten Schokoladenhasen – insbesondere durch ein Verkehrsgutachten – aus Sicht des Bundesgerichtshofs erfolgreich geführt.

Zum Hintergrund: Die vorinstanzlichen Entscheidungen des LG München I und des OLG München

Vor dem LG München I (Az. 33 O 13884/18) hatte Lindt & Sprüngli als Klägerin wegen angeblicher markenrechtlicher Verletzung gegen einen Konkurrenten in erster Instanz noch obsiegt; das Landgericht folgte damals der Argumentation der Klägerin und verurteile die Beklagte, inter alia, zur Unterlassung des Vertriebs ihrer in Goldfolie verpackten Schokohasen, da der Vertrieb goldener Osterhasen die Rechte der Klägerin an ihrer bekannten Benutzungsmarke gem. § 4 Nr. 2 i. V. m. § 14 Abs. 2 Nr. 1-3 MarkenG verletze. Die Lindt-Goldfarbe sei als Benutzungsmarke aufgrund erlangter Verkehrsgeltung geschützt. Eine Verkehrsgeltung der Farbmarke habe die Klägerin nachweisen können. Der Lindt-Goldton sei überragend bekannt. Der umfangreiche Vertrieb des Lindt Goldhasen führe dazu, dass knapp 80% des angesprochenen Verkehrskreises (Durchschnittsverbraucher), der Schokoladenhasen kauft, den goldenen Farbton als Herkunftshinweis auf die Klägerin verstünden. Aufgrund dessen sei die Klägerin Inhaberin einer Benutzungsmarke im Sinne des § 4 Nr. 2 MarkenG an dem speziellen Lindt-Goldton (Farbton „CIELAB 86.17, 1.56, 41.82), welche die Beklagte durch ihre in Goldfolie verpackten – allerdings unterschiedlich geformten – Schokohasen verletzt habe.
Zur Bejahung der Benutzungsmarke stützte sich das Landgericht neben Umsatzzahlen und umfangreichen Nachweisen zum Verkauf des „Lindt-Goldhasen“ in der Vergangenheit auf ein von der Klägerin vorgelegtes Verkehrsgutachten. Dem Gutachten lag eine Befragung zu Grunde, bei der die Befragten anhand einer Farbkarte zur Bedeutung der Farbe im Zusammenhang mit der Ware Schokohasen befragt wurden. Das Gutachten belegte einen Kennzeichnungsgrad in Höhe von rund 76% und einen Zuordnungsgrad in Höhe von knapp über 72%, jeweils in der Gesamtbevölkerung. Der Kennzeichnungsgrad bezeichnet den Anteil derjenigen, die das Zeichen „Farbe Gold“ im Zusammenhang mit der Ware „Schokohasen“ einem bestimmten Unternehmen zuordnen; der Zuordnungsgrad bezeichnet den Anteil derjenigen, die dieses bestimmte Unternehmen sogar namentlich richtig benennen.
Das Oberlandesgericht München gab dann der gegen diese Entscheidung eingelegten Berufung der Beklagten statt, hob das erstinstanzliche Urteil auf und wies die Klage der Klägerin ab. Das Oberlandesgericht München entschied, dass die Klägerin nicht Inhaberin einer Benutzungsmarke gem. § 4 Nr. 2 MarkenG an dem goldenen Farbton für Schokoladenhasen sei. Es stellte dabei zunächst noch richtig fest, dass, entgegen der Auffassung der Beklagten, abstrakte Farbmarken als Benutzungsmarke grundsätzlich Schutz gem. § 4 Nr. 2 MarkenG erlangen können.
Allerdings, so das Oberlandesgericht München, habe der goldene Farbton, den die Klägerin für ihre Goldhasen verwendet, hierfür keine Verkehrsgeltung erlangt. Etwas anderes ergebe sich vorliegend auch nicht aus dem vorgelegten Verkehrsgutachten der Klägerin. Denn, so das OLG, das Verkehrsgutachten trage nicht dem Umstand Rechnung, dass die Klägerin die goldene Farbe nicht für Schokoladenhasen generell verwendet, sondern lediglich für ein einzelnes, konkretes, sehr bekanntes und erfolgreiches Produkt, nämlich den Lindt-Goldhasen. Die Klägerin verwende den streitgegenständlichen Goldton aber immer für Schokohasen in der stets gleichen Form und Sitzhaltung (wenn auch in verschiedenen Größen und Geschmacksrichtungen). Aufgrund der intensiven Bewerbung des Lindt-Goldhasen und seiner Marktführerschaft (40% Marktanteil im Jahr 2017) sei, so das Oberlandesgericht München, dem Verkehr die Gestaltung des Lindt-Goldhasen bekannt, jedenfalls seine Kombination von Form und Farbe.
Die Verkehrsdurchsetzung einer abstrakten Farbmarke, so das Oberlandesgericht weiter, sei bisher aber nur dann angenommen worden, wenn Unternehmen bestimmte Farben als eine Art „Hausfarbe“ des Unternehmens für verschiedene Produkte desselben Waren- oder Dienstleistungsbereichs benutzt hätten (wie beispielsweise das „Sparkassen-Rot“, das „Langenscheidt-Gelb“, das „Nivea-Blau“, das „Telekom-Magenta“ oder das „Milka-Lila“) und nicht lediglich für ein einzelnes Produkt. Daraus folgert das Oberlandesgericht München: Der Benutzungsfarbmarkenschutz für Lindt setze voraus, dass der Verkehr im „Lindt-Goldton“ einen Herkunftshinweis auf die Klägerin auch für solche in Goldfolie eingewickelten Schokoladenhasen sieht, die sich aufgrund ihrer sonstigen Gestaltungsmerkmale vom Lindt-Goldhasen unterscheiden. Derartige Schokohasen aber, so das Oberlandesgericht München, würde der Verkehr nicht dem Unternehmen der Klägerin, sondern einem anderen zuordnen, da er ja den „Lindt-Goldhasen“ besonders gut kenne. Dieses Verkehrsverständnis könne der Senat selbst feststellen, weil seine Mitglieder zu den angesprochenen Verkehrskreisen gehören und er zudem aufgrund seiner ständigen Befassung mit Kennzeichen- und Wettbewerbsstreitsachen in der Lage sei, das Verkehrsverständnis anhand seiner Erfahrungen selbst zu beurteilen.
Das Oberlandesgericht München kam daraufhin zu dem Schluss, dass die im Verkehrsgutachten ermittelten Kennzeichnungs- und Zuordnungswerte auf der Bekanntheit des konkreten Produkts „Lindt-Goldhase“ beruhen und nicht auf der Herkunftshinweisfunktion des „Lindt-Goldtons“. Es lehnte daher eine Verkehrsgeltung des „Lindt-Goldtons“ für Schokoladenhasen ab.

Zusammenfassung der Feststellungen aus der Entscheidung des BGH

Der Bundesgerichtshof hat der dargestellten Auffassung des Oberlandesgerichts München – erfreulicherweise – klar widersprochen und die Entscheidung des Oberlandesgerichts München aufgehoben. Der Bundesgerichtshof traf in seiner Entscheidung insbesondere folgende Feststellungen:

  • Es ist nicht erforderlich, dass eine Farbmarke als „Hausfarbe“ für alle oder zahlreiche Produkte des Unternehmens verwendet wird, um Schutz als Benutzungsmarke zu erlangen.
  • Die von Lindt & Sprüngli vorgelegte Verkehrsbefragung ergab einen Zuordnungsgrad des für die Folie des „Lindt-Goldhasen“ verwendeten goldenen Farbtons im Zusammenhang mit Schokoladenhasen zum Unternehmen der Klägerinnen in Höhe von über 70% und übersteigt damit die erforderliche Schwelle von 50% deutlich. Entsprechend hat Lindt & Sprüngli erfolgreich den Nachweis geführt, dass der Goldton des Lindt-Goldhasen Verkehrsgeltung für Schokoladenhasen erlangt hat.
  • Gegen eine Verkehrsgeltung des Goldtons spricht nicht, dass er zusammen mit ebenfalls verkehrsbekannten Gestaltungselementen des „Lindt-Goldhasen“ (sitzender Hase, rotes Halsband mit goldenem Glöckchen, Bemalung und Aufschrift „Lindt GOLDHASE“) eingesetzt wird. Entscheidend ist, dass die angesprochenen Verkehrskreise in einer Verwendung dieses Goldtons für Schokoladenhasen auch dann einen Herkunftshinweis sehen, wenn er zusammen mit diesen anderen Gestaltungselementen verwendet wird.

Der Bundesgerichtshof hat die Sache nunmehr zurück an das Oberlandesgericht München verwiesen, welches jetzt zu prüfen hat, ob die Beklagte die Benutzungsmarke der Klägerin an dem Goldton des „Lindt-Goldhasen“ durch den Vertrieb ihrer in goldfarbener Folie verpackten Schokoladenhasen verletzt hat. Denn ob der Verkehr auch dann, wenn der Goldton für andere Schokolandehasen als den bekannten Lindt-Goldhasen verwendet würde, einen Herkunftshinweis auf die Klägerin sähe, ist eine Frage der Verwechslungsgefahr, die sich erst im Rahmen der Prüfung einer Verletzung der Farbmarke stellt. Auch dies hatte das Oberlandesgericht München noch anders gesehen.

Fazit

Diese markenrechtliche Grundsatzentscheidung des Bundesgerichtshofs ist für die Rechtspraxis und die Markeninhaber begrüßenswert. Für die vom Oberlandesgericht München angestellten erhöhten Voraussetzungen für den erforderlichen Nachweis der Verkehrsgeltung einer abstrakten Farbmarke in Form einer Benutzungsmarke gibt es keine gesetzliche Grundlage. Allein entscheidend ist und muss es sein, ob der Nachweis geführt werden kann, dass der beteiligte Verkehrskreis einen Herkunftshinweis in der Farbe für ein Produkt sieht. Weder muss die Farbe mögliche andere Unterscheidungsmerkmale wie Produktform oder Beschriftung überlagern, um die Hauptfunktion einer Marke, nämlich die Funktion als Herkunftshinweis, zu erfüllen. Noch ergibt sich aus dem Gesetz oder der bisherigen markenrechtlichen Rechtsprechung, dass für den Markenschutz die Nutzung der Farbe für alle oder zumindest eine Vielzahl von Produkten des Unternehmens vorliegen muss. An den Nachweis der markenmäßigen Benutzung einer Marke werden bereits auch ohne die vom Oberlandesgericht München noch angenommenen erhöhten Voraussetzungen hohe Anforderungen gestellt. Unternehmen bzw. Markeninhabern ist daher dringend anzuraten, den Nutzungsumfang ihrer Marken (unabhängig welcher Art) fortlaufend zu dokumentieren, indem Produktbilder, Rechnungen, Lieferscheine, Werbekampagnen, Presseausschnitte, Umsatzzahlen, Verkaufszahlen, Werbebudgets, eventuell gewonnene Awards usw. akribisch und Jahr für Jahr archiviert werden. Die Erfahrung zeigt, dass hier selbst bei großen und markenmäßig erfahrenen Unternehmen oft noch Verbesserungsbedarf besteht.

 

angela.wenninger@df-mp.com

max.kluepfel@df-mp.com

 

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