Im Blickpunkt: Ende des Deutsch-Schweizer Benutzungsabkommens von 1892

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Mit Wirkung zum 31.05.2022 hat Deutschland das sogenannte „Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz“ von 1892 gekündigt. Der Aufkündigung dieses bilateralen Abkommens ging ein Urteil des EuGH (Urteil vom 22.10.2020, C-720/18, C-721/18, testarossa) voraus, in welchem der EuGH anzweifelte, dass dieses Übereinkommen zwischen Deutschland und der Schweiz mit EU-Recht im Einklang stehe. Denn in dem damals noch geltenden Art. 8 der Marken-Richtlinie (RL 2008/95/EG), so der EuGH, sei konkret geregelt, dass eine ernsthafte Benutzung einer Marke „in dem betreffenden Mitgliedstaat“ erfolgen müsse. Diesem Erfordernis laufe das Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland jedoch zuwider.

Inhalt des Abkommens

Der wohl bedeutendste Anwendungsfall dieses Abkommens lag im Markenrecht. Hier können nach Ablauf einer fünfjährigen Benutzungsschonfrist nur noch dann Rechte aus einer Marke hergeleitet werden, wenn deren rechtserhaltende Benutzung glaubhaft gemacht werden kann. Aufgrund des Abkommens galt eine Marke in Deutschland auch dann als rechtserhaltend benutzt, wenn die Benutzung tatsächlich nur in der Schweiz stattfand – und umgekehrt. So konnte beispielsweise eine deutsche Marke erfolgreich gegen einen Löschungsantrag wegen Nichtbenutzung verteidigt werden, obwohl sie gar nicht in Deutschland benutzt wurde, wenn dafür in der Schweiz eine ausreichend ernsthafte Benutzung für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen nachgewiesen werden konnte. Auch für den Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung von Unionsmarken haben Markeninhaber von diesem Abkommen zumindest versucht zu profitieren. Denn teilweise wurde die Ansicht vertreten, dass Benutzungshandlungen in der Schweiz aufgrund dieses Abkommens auch als Benutzungshandlungen innerhalb der Europäischen Union gewertet werden müssten. Nach kontroverser Diskussion in der Fachwelt erteilte der EuGH diesem Versuch, auch auf europäischer Ebene aus dem Abkommen Nachweiserleichterungen zu ziehen, bereits im Jahr 2013 eine Abfuhr (Urteil des EuGH im Fall C-445/12 vom 12.12.2013 – BASKAYA). Hier hatte ein italienischer Getränkekonzern im Ergebnis erfolglos versucht, den Benutzungsnachweis für seine ältere Unionsmarke über Nachweise zu einem ausschließlich in der Schweiz vertriebenen Getränk zu erbringen. Damit verlor das Abkommen auf europäischer Ebene bereits relativ früh an Bedeutung, blieb für nationale Marken jedoch weiterhin relevant. Spätestens mit der testarossa-Entscheidung des EuGH aber wurde deutlich, dass sich derlei Argumentationsversuche in Widerspruch zum EU-Recht setzen. Damit entfallen die Erleichterungen durch das Abkommen nun gänzlich und der ohnehin aufwendige Nachweis der ernsthaften Markenbenutzung wird für Markeninhaber in Deutschland und der Schweiz wieder etwas schwieriger.

Konsequenz der Kündigung des Abkommens für Markeninhaber in Deutschland und der Schweiz

Auch wenn die Kündigung mit Wirkung zum 31.05.2022 gilt, wird der Wegfall des Abkommens voraussichtlich erst nach dem 31.05.2027 tatsächlich seine volle Wirkung entfalten. Erst dann nämlich fallen jedwede Benutzungshandlungen außerhalb des für den Nutzungsnachweis relevanten Fünfjahreszeitraums. So zumindest sieht es das Eidgenössische Institut für geistiges Eigentum (vgl. Mitteilung des Schweizer Markenamts vom 17.05.2022, abrufbar unter www.ige.ch), und es sind keine Gründe ersichtlich, warum das deutsche Markenamt oder die deutschen Gerichte hiervon abweichen sollten. Zusammengefasst bedeutet das für Markeninhaber, dass Benutzungshandlungen, ob in Deutschland oder in der Schweiz, die nach dem 31.05.2022 erfolgen, nicht mehr als Nachweis einer ernsthaften Benutzung in dem jeweils anderen Land dienen können – was im Umkehrschluss aber gleichzeitig bedeutet, dass im Übrigen valide und glaubhaft gemachte Benutzungshandlungen bis zum 31.05.2022 weiterhin als Nachweis berücksichtigt werden.

Allgemeiner Hinweis für Markeninhaber

Inhaber von Marken mit Schutz in der Schweiz und/oder in Deutschland sollten zeitnah dafür Sorge tragen, dass beispielsweise für benutzungspflichtige deutsche Marken, die bisher nur in der Schweiz tatsächlich ernsthaft benutzt wurden, nunmehr auch in Deutschland die Benutzung aufgenommen und dokumentiert wird – und umgekehrt.

An den Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung einer Marke werden im Übrigen von den Ämtern und Gerichten regelmäßig hohe Ansprüche gestellt. Unternehmen und Markeninhabern ist daher dringend anzuraten, die Benutzung ihrer Marken fortlaufend zu dokumentieren, indem für jedes Jahr hinreichend Produktbilder, Rechnungen, Lieferscheine, Werbekampagnen, Presseausschnitte, Umsatzzahlen, Verkaufszahlen, Werbebudgets und anderes mehr archiviert werden. Nicht nur das jüngst ergangene Urteil des EuG (Urteil des EuG in den Fällen T-26/21, T-27/21 und T-28/21 vom 08.06.2022 – THINK DIFFERENT), in welchem die Unionsmarke „THINK DIFFERENT“ des Apple-Konzerns aufgrund nicht ausreichend nachgewiesener Benutzung für verfallen erklärt wurde, zeigt, dass selbst bei großen oder markenmäßig erfahrenen Unternehmen der Benutzungsnachweis auch für populäre Marken nicht notwendig gelingt. Die Wichtigkeit einer qualitativ und quantitativ ausreichenden Dokumentation der Markennutzung sollte für Markeninhaber daher stets präsent und in der Organisation durch standardmäßige Archivierungen verankert sein. Andernfalls kann es im Fall eines Markenkonflikts zu einer für den Markeninhaber unerfreulichen Überraschung kommen, wie das eben erwähnte EuG-Urteil „THINK DIFFERENT“ eindrucksvoll zeigt.

angela.wenninger@df-mp.com

max.kluepfel@df-mp.com

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