Ausgangslage
Vergangenes Jahr am 01.02.2020 kam es zum Brexit – das Vereinigte Königreich ist aus der Europäischen Union ausgetreten. Um einen „weichen“ Übergang zu ermöglichen, galt im Vereinigten Königreich nach dem Austrittsabkommen bis zum 31.12.2020 weiterhin Unionsrecht fort. Dies schloss die Unionsmarkenverordnung und ihre Durchführungsakte mit ein. Seit dem 01.01.2021, dem „Exit Day“ oder „Stichtag“, herrscht nun eine neue Rechtslage. Dieser Artikel behandelt die wichtigsten Themen für die aktuelle Markenpraxis.
Was sind die Rechtsquellen? Wo findet man Informationen?
Die Grundlagen des Brexits sind im Austrittsabkommen zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich niedergelegt. Für das Markenrecht finden sich in Teil 3 des Austrittsabkommens unter dem Titel IV „Geistiges Eigentum“ Regelungen zum künftigen Schutz von Unionsmarken in Großbritannien. Weitergehende Informationen zur praktischen Umsetzung in Großbritannien werden auf der Webseite der britischen Regierung (unter hier und hier) bereitgehalten. Zur weiteren Aufklärung lohnt ein Blick in „The Trade Marks (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019 – Statutory Instrument (,SI‘) 2019 No. 269“. Die Verordnung soll den Brexit in das nationale britische Markenrecht umsetzen (einsehbar ist die Verordnung unter hier). Allerdings wurden anscheinend die neuesten Veränderungen noch nicht veröffentlicht.
Aus europäischer Sicht wird die Umsetzung des Brexits auf der Webseite des European Union Intellectual Property Office (EUIPO) (unter hier) näher beleuchtet. Hier sind neben der Mitteilung des Exekutivdirektors des EUIPO Nr. 2/2020 vom 10.09.2020 zu den Auswirkungen des Brexits auf die Verwaltungspraxis des EUIPO eine weitere „Mitteilung an Interessenträger“ vom 18.06.2020 sowie ein Frage-und-Antwort-Dokument vom 10.09.2020 einsehbar. Behandelt werden die Themen Schutzbereich, Benutzung und Bekanntheit, außerdem Verfahrens- und Vertretungsfragen. Bindungswirkung entfalten diese Mitteilungen allerdings nicht. Zudem erscheint das Frage-Antwort-Dokument nicht durchgängig stimmig mit der Mitteilung des Exekutivdirektors.
Vergleichbare UK-Marken aus eingetragenen Unionsmarken
Seit dem 01.01.2021 werden durch das UK Intellectual Property Office (UKIPO) für alle am Stichtag eingetragenen Unionsmarken automatisch und gebührenfrei vergleichbare UK-Marken (sogenannte „comparable trade marks“ oder „UK clones“) eingetragen. Hierbei werden die Anmelde- und Prioritätsdaten der Unionsmarken in das britische Register übernommen. Auch Senioritätsdaten werden übernommen, soweit sie auf einer UK-Marke oder auf der UK-Benennung von Internationalen Registrierungen beruhen.
Darüber hinaus wurden zunächst auch für solche Unionsmarken vergleichbare UK-Marken geschaffen, deren Schutzdauer am 01.01.2021 abgelaufen ist, die sich aber noch in der sechsmonatigen Nachfrist zur Verlängerung befinden. Solche Marken erhalten im britischen Register den Status „expired“. Soweit die korrespondierenden Unionsmarken beim EUIPO verlängert werden, werden auch die vergleichbaren UK-Marken automatisch und gebührenfrei verlängert und verlieren den Status „expired“. Andernfalls werden sie rückwirkend zum 01.01.2021 wieder aus dem britischen Register entfernt.
Keine automatische Schaffung vergleichbarer UK-Marken für anhängige Unionsmarkenanmeldungen
Für am Stichtag anhängige (also noch nicht eingetragene) Unionsmarkenanmeldungen werden nicht automatisch vergleichbare UK-Marken generiert. Wünscht der Inhaber Schutz auch im Vereinigten Königreich, muss er innerhalb von neun Monaten nach dem Stichtag – also bis spätestens 30.09.2021 – aktiv eine vergleichbare britische Marke beim UKIPO beantragen. Voraussetzung ist, dass die Unionsanmeldung vor dem Stichtag ein Anmeldedatum beim EUIPO erhalten hat und nicht endgültig zurückgewiesen wurde. Der Antrag muss sich auf dieselbe Marke und identische oder in der Unionsanmeldung enthaltene Waren oder Dienstleistungen beziehen. Dann kann grundsätzlich die Priorität oder das Anmeldedatum der Unionsmarke für die vergleichbare UK-Marke übernommen werden. Dies gilt auch für eine etwaige Seniorität, sofern sie von einer britischen Marke oder der UK-Benennung einer Internationalen Registrierung herrührt.
Diese Regelung bringt für die Anmeldung einer regulären britischen Marke bis zum 30.09.2021 allerdings das Risiko mit sich, dass die reguläre UK-Anmeldung von einer vergleichbaren UK-Marke „überholt“ wird. Es empfiehlt sich daher dringend, vor der Anmeldung nationaler britischer Marken im Zeitfenster bis zum 30.09.2021 Verfügbarkeitsrecherchen auch auf die relevanten Unionsschutzrechte zu erstrecken.
IR-Marken mit EU-Benennung
Für Internationale Registrierungen mit EU-Benennung wurde das für originäre Unionsmarken geschaffene Verfahren im Wesentlichen übernommen. Für vor dem Stichtag beantragte Internationale Registrierungen mit EU-Benennung, denen noch kein Schutz gewährt wurde, kann ebenfalls bis spätestens 30.09.2021 eine vergleichbare UK-Marke beantragt werden, sofern bereits ein Anmeldetag zuerkannt war und keine endgültige Zurückweisung vorlag. Leider werden aus den EU-Benennungen – systematisch inkonsequent – keine vergleichbaren UK-Benennungen innerhalb der Internationalen Registrierungen, sondern vergleichbare nationale UK-Marken generiert.
Gewährleistungsmarken und Kollektivmarken
Vergleichbare UK-Marken werden auch für registrierte Unionsgewährleistungs- und Unionskollektivmarken geschaffen. Hier besteht aber die Besonderheit, dass die jeweiligen Markensatzungen für Dritte einsehbar sein müssen, jedoch nicht automatisch in das britische Register übernommen werden. Eine standardmäßige Aufforderung durch das UKIPO zur Vorlage der Satzung erfolgt nicht. Diese ergeht jedoch anlassbedingt, beispielsweise, wenn Verfahren zu der abgeleiteten Gewährleistungs- oder Kollektivmarke anhängig werden. Sofern die Satzung nicht in englischer Sprache vorliegt, muss eine englische Übersetzung eingereicht werden. Wird der amtlichen Aufforderung nicht nachgekommen, droht der Verlust des Rechts.
Vertretung
Das UKIPO übernimmt die für die Unionsmarke eingetragenen Vertreter für die vergleichbaren UK-Marken automatisch in das britische Register. Britisches Markenrecht verlangt nicht zwingend eine Vertretung. Es ist lediglich vorgeschrieben, dass Markeninhaber über eine Zustelladresse im Vereinigten Königreich, einem Staat des Europäischen Wirtschaftsraums (also in einem EU-27-Mitgliedstaat sowie Island, Norwegen oder Liechtenstein) oder auf den Kanalinseln verfügen müssen. Für Inhaber vergleichbarer UK-Marken ist jedenfalls in den ersten drei Jahren nach dem Stichtag eine Zustelladresse im Vereinigten Königreich nicht erforderlich, wie Art. 55 Abs. 2 des Austrittsabkommens ausdrücklich festlegt. Europäische Vertreter können drei Jahre nach dem Stichtag als Vertreter auch der vergleichbaren UK-Marken handeln.
Die Vertretung vor dem EUIPO ist in Art. 120 UMV geregelt. Natürliche oder juristische Personen mit Wohnsitz oder Sitz außerhalb des europäischen Wirtschaftsraums müssen in Verfahren vor dem EUIPO unabhängig von ihrer Nationalität außer für das bloße Halten der Unionsmarke, deren Anmeldung und Verlängerung einen Vertreter benennen.
Rechtsanwälte oder Markenanwälte mit Zulassung allein im Vereinigten Königreich oder mit Kanzleisitz im Vereinigten Königreich sind vor dem EUIPO nicht mehr vertretungsbefugt. Eine wichtige Ausnahme gilt für laufende Verfahren, die vor dem 01.01.2021 anhängig geworden sind. Wirksam benannte britische Vertreter bleiben insoweit vor dem EUIPO vertretungsbefugt (Art. 97 des Austrittsabkommens). Kommt es in einem laufenden Verfahren zu einer Rechtsnachfolge der streitbefangenen Unionsmarke, kann der britische Vertreter die Vertretung allerdings nicht mehr fortführen. Das EUIPO wird den Rechtsnachfolger in diesem Fall auffordern, einen neuen Vertreter zu benennen.
Für britische Vertreter ist zu beachten, dass das reine Bereithalten einer Briefkastenadresse in der EU nicht ausreichend ist, um die Vertretungsbefugnis zu erlangen. Das EUIPO kann Nachweise verlangen, dass sich der reale Sitz der Kanzlei in der Union befindet und dass die Arbeit von dort aus verrichtet wird.
Verlängerung
Die Unionsmarke und die vergleichbare UK-Marke sind unabhängig voneinander vor dem EUIPO oder dem UKIPO zu verlängern. Gemeinsam ist ihnen lediglich das Verlängerungsdatum der Unionsmarke.
Im Vereinigten Königreich kann eine Marke prinzipiell sechs Monate vor und unter Zahlung einer Zuschlagsgebühr auch sechs Monate nach dem Ablaufdatum verlängert werden. Das UKIPO versendet regulär sechs Monate vor dem tatsächlichen Ablaufdatum eine Verlängerungsmitteilung. Diese Praxis ist aufgrund der enormen Belastung des UKIPO durch die organisatorische Umsetzung des Brexits insbesondere für vergleichbare Marken, deren Schutzende in die erste Jahreshälfte 2021 fällt, faktisch nicht zu leisten. Die Verlängerungsmitteilungen werden überwiegend verzögert übermittelt werden. Um Nachteile für die Markeninhaber zu vermeiden, wird für diejenigen vergleichbaren UK-Marken, deren Schutz bis zum 30.06.2021 abläuft, eine sechsmonatige zuschlagsfreie Nachfrist ab dem Datum des Mitteilungsversands gewährt. Für Marken, deren Ablaufdatum zwischen dem 01.07.2021 und dem 31.12.2021 liegt, sollen die normalen Verlängerungsregeln gelten (das heißt Verlängerungen in der Nachfrist gibt es nur mit Zuschlag).
Wird die vergleichbare UK-Marke nicht verlängert, wird sie aus dem Register gelöscht, kann aber unter Umständen zu einem späteren Zeitpunkt wiederhergestellt werden, wenn das britische Recht dies zulässt.
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
Wird dem Inhaber einer zuvor eingetragenen, aber zum Stichtag gelöschten Unionsmarke durch das EUIPO nach dem 01.01.2021 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gewährt, so trägt das UKIPO eine vergleichbare UK-Marke ein, wenn der Inhaber das UKIPO von der Wiedereinsetzung in Kenntnis setzt. Für am Stichtag lediglich angemeldete Unionsmarken mit versäumter wiedereinsetzungsfähiger Frist kann innerhalb von neun Monaten ab dem Wiedereinsetzungsdatum eine UK-Marke angemeldet und so das Anmelde- oder Prioritätsdatum der früheren Unionsmarke übernommen werden.
Opt-out
Markeninhaber, die kein Interesse an einer vergleichbaren UK-Marke haben, können ab dem 01.01.2021 einen sogenannten „Opt-out“ erklären und damit auf ihre vergleichbare UK-Marke verzichten. Dies ist allerdings nur möglich, solange im Vereinigten Königreich nach dem Stichtag noch keine Markennutzung stattgefunden hat, die Marke nicht übertragen wurde, an ihr keine Rechte Dritter bestehen und aus der Marke nicht vorgegangen wird. Anlass für einen Opt-out wird es jedoch selten geben. Markeninhaber, die territorial kein Interesse am Vereinigten Königreich haben, werden eher die nächste anstehende Verlängerung der vergleichbaren UK-Marke nicht vornehmen als von vornherein auf das zusätzliche Schutzrecht verzichten. Dies scheint jedenfalls aus ökonomischen und markenstrategischen Erwägungen heraus sinnvoller als ein Opt-out, für den es allenfalls in Einzelfällen die besseren Gründe geben mag (beispielsweise bei einem territorial auf das Vereinigte Königreich beschränkten akuten Konflikt).
Lizenzen und Übertragungen
Lizenzen an einer Unionsmarke, die in das EU-Register eingetragen sind, werden nicht automatisch in das britische Register übernommen. Unabhängig von deren Eintragung im Register gelten Lizenzen nach dem Austritt auch unter der vergleichbaren UK-Marke fort, solange und soweit der zugrundeliegende Vertrag nichts anderes regelt. Das britische Recht verlangt nicht zwingend die Registrierung markenbezogener Rechtsgeschäfte im Register. Aus anwaltlicher Sicht empfiehlt sich die Registrierung jedoch in den meisten Fällen. Die anfallenden amtlichen Gebühren sind vernachlässigbar. Gleichzeitig können durch die Registrierung für den Inhaber und auch für Dritte drohende Rechtsnachteile vermieden werden. Für die Beantragung der Registrierung von Rechten, die auf einer vor dem Stichtag geschlossenen Vereinbarung beruhen, gewährt der britische Gesetzgeber unabhängig von einer vorherigen Eintragung beim EUIPO eine Frist von zwölf Monaten ab dem Stichtag.
Sofern eine Unionsmarke vor dem Stichtag übertragen wurde, zum Stichtag jedoch noch keine Eintragung des neuen Inhabers im Unionsmarkenregister erfolgt ist, kann das UKIPO nur die überholten Inhaberdaten vom EUIPO übernehmen. In solchen Fällen muss beim UKIPO unter Beibringung geeigneter Nachweise für die Berechtigung die Umschreibung der vergleichbaren UK-Marke auf den neuen Inhaber beantragt werden.
Benutzung
Die Benutzung der Unionsmarke vor dem 01.01.2021 wirkt für die vergleichbare UK-Marke rechtserhaltend. Dies gilt auch dann, wenn die Benutzung vor dem Stichtag nicht im Vereinigten Königreich, sondern ausschließlich in EU-27-Mitgliedstaaten erfolgte, Art. 54 (5) lit. b des Austrittsabkommens.
Andersherum soll die Benutzung im Vereinigten Königreich vor dem 01.01.2021 zugunsten der Unionsmarke rechtserhaltend wirken, sofern die Benutzung vor dem Stichtag für die Unionsmarke rechtserhaltend war. Allerdings soll die Bedeutung der Benutzung im Vereinigten Königreich für die Unionsmarke laut Mitteilung des EUIPO Nr.2/2020 mit wachsendem Zeitablauf nach dem Stichtag abnehmen. Diese Auffassung wird zu Recht kontrovers diskutiert, zumal umgekehrt die Benutzung vor dem Stichtag in den verbleibenden Unionsländern den vergleichbaren UK-Marken uneingeschränkt zugutekommt. Hier gilt schlicht abzuwarten, ob die Rechtsprechung dieser Verwaltungsankündigung Folge leisten wird. Nach Ansichten aus der Literatur wird dies wohl eine der höchstrichterlich zu klärenden Fragen sein (vgl. v. Bomhard, in: BeckOK Markenrecht; Kur/v.Bomhard/Albrecht, 23. Edition, Stand 01.10.2020, Rn. 23.1.).
Anhängige Verletzungsverfahren vor Unionsmarkengerichten
Für am Stichtag noch anhängige Verletzungsverfahren vor einem Unionsmarkengericht in einem EU-27-Mitgliedstaat oder im Vereinigten Königreich stellt sich die Frage nach der Zuständigkeit und der Reichweite der Entscheidungsbefugnis neu. Klarheit besteht für die Zuständigkeit. Eine einmal begründete Zuständigkeit bleibt weiterhin bestehen und entfällt nicht nachträglich. Einigkeit besteht auch darüber, dass in den anhängigen Verfahren weiterhin Unionsrecht angewandt wird. Wesentlich weniger Sicherheit besteht aktuell bezüglich der territorialen Reichweite der zu treffenden Verletzungsentscheidungen. Dies betrifft konkret die Frage, ob ein Unionsmarkengericht im Vereinigten Königreich nur über die Verletzung der vergleichbaren UK-Marke oder darüber hinaus auch der Unionsmarke mit Wirkung für die EU-27-Mitgliedstaaten entscheiden könnte beziehungsweise ob umgekehrt die Unionsmarkengerichte in den EU-27-Mitgliedstaaten nur über die Verletzung der Unionsmarke mit Wirkung für die EU-27-Mitgliedstaaten oder darüber hinaus auch der vergleichbaren UK-Marke entscheiden könnten. Art. 20 (1) i.V.m. (3) SI 2019 (No. 269) legt nahe, dass die Unionsmarkengerichte im Vereinigten Königreich auf Entscheidungen über die Verletzung der vergleichbaren UK-Marke reduziert sind. Andersherum bleibt offen, ob die Unionsmarkengerichte in den EU-27-Mitgliedstaaten nur über die Verletzung der Unionsmarke mit Wirkung in den EU-27-Mitgliedstaaten oder auch über die Verletzung der vergleichbaren UK-Marke entscheiden können. Für die hier besprochenen zum Stichtag anhängigen Verfahren würde schon aus Kontinuitätsgründen eine Erstreckung der Entscheidungsbefugnis auf das frühere EU-28-Territorium Sinn machen, sofern die Voraussetzungen hierfür vor dem Stichtag vorlagen. Letztlich bleibt aber die Umsetzung durch die Gerichte abzuwarten.
Anhängige Verfahren auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit
Wird in Verfahren, die am 31.12.2020 noch anhängig waren, eine Unionsmarke für verfallen oder nichtig erklärt und deshalb gelöscht, bestimmt Art. 54 (3) UA 1 des Austrittsabkommens, dass dann auch die vergleichbare UK-Marke im britischen Register zu löschen ist. Dies ist nur dann nicht zwingend, wenn die Gründe des Verfalls oder der Nichtigkeit im Vereinigten Königreich nicht zutreffen. Dabei bleibt auch hier spannend, auf welche Konstellationen diese Ausnahme Anwendung finden wird.
Fazit und Ausblick
Zunächst ist Entwarnung angezeigt: Markenschutz im Vereinigten Königreich wird für Unionsmarkeninhaber auch nach dem Exit Day entweder automatisch generiert oder ist auf Antrag leicht zu erlangen. Rechtsanwender sollten unbedingt die Frist vom 30.09.2021 zur Beantragung der vergleichbaren UK-Marke für Unionsmarkenanmeldungen, die am 01.01.2021 noch anhängig waren, beachten. Lizenzen sollten sicherheitshalber in das UK-Register eingetragen werden. Bei der Anmeldung regulärer britischer Marken bis zum 30.09.2021 sollte eine Markenrecherche unbedingt auch für die relevanten europäischen Schutzrechte erfolgen. Sofern nicht ohnehin schon geschehen, sollten Verträge, die eine Unionsmarke zum Gegenstand haben, auf ihre Gültigkeit im Vereinigten Königreich nach dem Stichtag überprüft und ggf. ergänzt werden. Aktuell verbleiben in Brexit-Fragen aufgrund der nicht ganz lückenlosen Regelungen zumindest in Detailfragen noch Unsicherheiten. Das Geschehen bleibt im Fluss und ist stets auf Änderungen und neue Entwicklungen in der Rechtsprechung hin zu überprüfen.
