Die Lizenzierung der Unternehmensmarke im Konzern unter kennzeichenrechtlichen Erwägungen

Von Dr. Uli Foerstl

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Hintergrund

Der vorliegende Beitrag beschäftigt sich mit der Frage, warum es sinnvoll und empfehlenswert ist, innerhalb eines Unternehmensverbunds Lizenzverträge über die Benutzung der „Unternehmensmarke“ durch die verschiedenen Konzerngesellschaften abzuschließen – dies bevorzugt in einer klaren und schriftlichen Form und idealerweise, bevor eine neu gegründete Tochtergesellschaft mit der Benutzung der Unternehmensmarke beginnt. Der Beitrag konzentriert sich dabei auf die markenrechtliche Sicht. Steuerrechtliche Erwägungen würden den Rahmen sprengen und müssen einem gesonderten Beitrag vorbehalten bleiben.

Wenn im Folgenden von einer „Unternehmensmarke“ die Rede ist, dann ist dies zunächst einmal nicht im rechtstechnischen, markenrechtlichen Sinne zu verstehen. Vielmehr handelt es sich dabei regelmäßig um ein Firmenschlagwort, also den Bestandteil des Unternehmensnamens, der in wiederkehrender Weise von mehreren Konzerngesellschaften benutzt wird. Dies ist etwa der Fall bei der Holdinggesellschaft „Alpha AG“, einer deutschen Tochtergesellschaft der „Alpha Deutschland GmbH“, und bei der Finanzgesellschaft „Alpha Finanzierungs GmbH & Co. KG“. Gemeinsames Unternehmensschlagwort und „Unternehmensmarke“ ist dann der Bestandteil „Alpha“. Das Interesse an der Verwendung einer solchen gemeinsamen Unternehmensmarke folgt daraus, die konzernrechtliche Verbundenheit verschiedener Gesellschaften schon anhand der Namensgebung nach außen hin transparent machen zu wollen. Oft ergibt sich ein weiteres wirtschaftliches Interesse daraus, den in einem Land oder in einem bestimmten Produktbereich bestehenden guten Ruf („Goodwill“) auch in andere Länder oder andere Produktbereiche zu übertragen, in der Erwartung, dass dies aufgrund der positiven Assoziationen absatzfördernd wirkt.

Marken- und kennzeichenrechtliche Einordnung

Im rechtstechnischen Sinne werden durch die Benutzung derselben Unternehmensmarke durch verschiedene Gesellschaften mehrere Rechte geschaffen. Die Existenz von solchen parallelen Rechten an ein und derselben Unternehmensmarke wird dadurch angelegt, dass gemäß § 5 Abs. 1 MarkenG ein Unternehmenskennzeichenrecht, also kennzeichenrechtlicher Firmenschutz, schon allein durch die Aufnahme einer entsprechenden Benutzung im geschäftlichen Verkehr entsteht. Des Weiteren gesteht die Rechtsprechung im Fall der Benutzung einer Gesamtfirma im Geschäftsverkehr, etwa „Alpha Dienstleistungen Service GmbH“, einen isolierten Schutz an dem Unternehmensschlagwort zu, im vorstehenden Beispiel also an „Alpha“. Dies hat zur Folge, dass bei der Benutzung desselben Schlagworts in der Gesamtfirma mehrerer Gesellschaften parallele und im Grundsatz eigenständige Kennzeichenrechte an diesem Schlagwort entstehen.

Neben oder zusätzlich zu diesem kennzeichenrechtlichen (im Gegensatz zum handelsrechtlichen) Firmenschutz bestehen oft auch Rechte in Form von eingetragenen Marken an dem Unternehmensschlagwort und oft auch an einer grafischen Ausgestaltung in Form eines Unternehmenslogos, das einheitlich von allen Konzerngesellschaften benutzt wird. Inhaber solcher eingetragenen Marken ist regelmäßig die Konzernholdinggesellschaft oder eine spezielle Gesellschaft, die die Rechte geistigen Eigentums im Konzern hält und verwaltet (IP-Holdinggesellschaft).

Gemäß dem im gesamten Kennzeichenrecht geltenden Grundsatz der Priorität setzt sich ein älteres Kennzeichen gegenüber einem verwechselbar ähnlichen jüngeren Kennzeichen durch, es sei denn, der Inhaber des jüngeren Kennzeichens kann sich auf die Erlaubnis zur Führung des Kennzeichens durch den Inhaber des älteren Kennzeichens berufen.

In Bezug auf die Überlassung von Kennzeichen ist zwischen Marken und Unternehmenskennzeichen zu unterscheiden. Marken sind eigentumsgleiche Rechte, die frei übertragbar sind. Mit einer markenrechtlichen Lizenz wird dem Lizenznehmer vom Lizenzgeber das Recht zum Gebrauch seiner Marke im geschäftlichen Verkehr auf Zeit eingeräumt. Die Lizenz kann sich auch auf nur angemeldete, aber noch nicht eingetragene Marken erstrecken (vgl. § 31 MarkenG).

Unternehmenskennzeichen (Firmenrechte) werden dagegen nicht von § 30 MarkenG erfasst. Ihr Bestand ist an den jeweiligen Geschäftsbetrieb gebunden. Sie können daher nicht unabhängig von dem Geschäftsbetrieb übertragen oder lizenziert werden. Im Fall von Unternehmenskennzeichen kommt statt einer Lizenz mit dinglicher Wirkung lediglich die Erteilung einer schuldrechtlichen Gestattung der Benutzung in Betracht, und zwar in Form eines „pacto de non petendo“ (Nichtangriffsvereinbarung). Die Gestattung verpflichtet den Berechtigten (etwa den Inhaber der geschäftlichen Bezeichnung) mit dem Nutzungsvertrag dazu, die Benutzung der geschäftlichen Bezeichnung durch den Gestattungsnehmer in den relevanten Branchen zu dulden und auf Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche zu verzichten. Wird der Betrieb veräußert, geht auch das Unternehmenskennzeichenrecht auf den neuen Betriebsinhaber über.

Gleichwohl folgt die Terminologie der Vertragspraxis dieser Unterscheidung zwischen Marken und Unternehmenskennzeichen oft nicht, sondern spricht einheitlich von einer „Lizenz“, unabhängig von der Art des Rechts.

Praxisfrage: Umgang mit parallel entstandenen Rechten

Dies wirft die Frage auf, wie sich solche parallel entstandenen Rechte an der gemeinsamen Unternehmensmarke zueinander verhalten, insbesondere, ob die Rechte von Tochtergesellschaften von denjenigen einer Muttergesellschaft automatisch abhängig sind.

In vielen Fällen erfolgt eine solche gemeinsame Benutzung des Unternehmensschlagworts ohne ausdrückliche, geschweige denn schriftliche Absprachen der Konzerngesellschaften untereinander. Oft wird dies gar nicht als ein regelungsbedürftiger Sachverhalt erkannt. In vielen Fällen wird des Weiteren wohl auf die faktische Kontrolle innerhalb des Unternehmensverbunds vertraut, wie sie etwa über die Mehrheit an Stimmrechten oder das Recht zur Benennung der Mitglieder der Geschäftsleitung ausgeübt werden kann.

Diese faktische Kontrolle kann über die Zeit hinweg allerdings verlorengehen. Dies kann etwa im Insolvenzfall geschehen, bei dem die vormaligen Konzerngesellschaften von verschiedenen neuen Eignern übernommen werden. Hier stellt sich die Frage, ob alle Gesellschaften die vormalige gemeinsame „Unternehmensmarke“ auch weiterhin benutzen dürfen, obgleich die ehemalige Konzernverbundenheit nicht länger fortbesteht.

Ein weiteres, in der Praxis gar nicht so seltenes Beispiel ist auch die sukzessive Veränderung in den Beteiligungsverhältnissen an einer Konzerntochtergesellschaft. Während zunächst die Konzernholding die Anteilsmehrheit und damit die faktische Kontrolle auch über die Benutzung der „Unternehmensmarke“ besitzen mag, können sich die Eigentumsverhältnisse über die Zeit hinweg verschieben, so dass die Konzernholding nur noch Minderheitsgesellschafterin ist und keine faktische Kontrolle mehr ausüben kann. Während bei einem vollständigen Verkauf der Anteile in einer einzigen Transaktion das Problem der Namensgleichheit meist gesehen wird, ist dies bei einem „schleichenden“ Wechsel der Beteiligungsverhältnisse oft nicht der Fall.

In solchen Fällen des Kontrollverlusts stellt sich die Frage, ob sämtliche Gesellschaften die Unternehmensmarke weiterbenutzen dürfen, obgleich der vormalige Konzernverbund nicht länger besteht.

Rechtsprechung des BGH

Nach der jüngeren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) kann es einen wesentlichen Unterschied machen, ob die Benutzung der Unternehmensmarke im Rahmen eines Lizenzvertrags erfolgte oder nur in Form einer stillschweigenden Duldung oder Gestattung.

Schon früh hat der BGH in seiner „Micky-Maus-Orangen“-Entscheidung den Grundsatz aufgestellt, dass sich ein vormaliger Lizenznehmer nach Beendigung eines Lizenzvertrags dem Lizenzgeber gegenüber nicht darauf berufen kann, während der Laufzeit des Vertrags durch Benutzung im Geschäftsverkehr eigene Kennzeichenrechte an dem lizenzierten Zeichen erworben zu haben (BGH GRUR 1963, 485, 487 f. – „Micky-Maus-Orangen“). In seiner Entscheidung „Baumann“ (BGH GRUR 2013, 1150, 1153 – „Baumann“) wendet der BGH diesen Grundsatz auch auf Konzernsachverhalte an. Erfolgte die Benutzung der „Unternehmensmarke“ im Rahmen eines Lizenzvertrags, so kann die lizenznehmende Konzerngesellschaft ein eigenes Recht an der Unternehmensmarke durch Benutzung im Geschäftsverkehr erst nach Ende des Lizenzvertrags erwerben. Dieser gegenüber den Rechten der lizenzgebenden Konzerngesellschaft schlechtere Zeitrang hat zur Folge, dass die vormals lizenzgebende Konzerngesellschaft aufgrund des besseren Zeitrangs ihrer Rechte die weitere Benutzung durch den vormaligen Lizenznehmer verbieten kann.

Liegt dagegen eine bloße (stillschweigende) Gestattung der Nutzung der Unternehmensmarke im Konzern vor, so wird ein eigenes Recht der Tochtergesellschaft in der Regel schon mit der tatsächlichen Aufnahme der Benutzung im Geschäftsverkehr entstehen.

In der Entscheidung „Ecosoil“ (vgl. BGH GRUR 2016, 201 – „Ecosoil“) hat der BGH des Weiteren klargestellt, dass der Nachweis des Abschlusses eines Lizenzvertrags im kaufmännischen Geschäftsverkehr in der Regel nur durch Vorlage einer schriftlichen Dokumentation des Vertragsschlusses erbracht werden kann. So ist etwa die jahrelange gemeinsame und einheitliche Nutzung eines Zeichens durch die Gesellschaften eines Konzerns ohne schriftliche vertragliche Regelung nicht als rechtsverbindlich eingeräumtes Recht zur Nutzung des Zeichens, sondern als bloße Gefälligkeit anzusehen.

Zwar kommt bei einem Fehlen eines schriftlichen Lizenzvertrags grundsätzlich auch eine konkludente Lizenzeinräumung in Betracht. Im Fall eines Rechtsstreits über einen solchen stillschweigend geschlossenen Vertrag müsste das entscheidende Gericht den hypothetischen Willen der Vertragsparteien daraufhin überprüfen, ob ein sogenannter Rechtsbindungswille bestand, was nach der Rechtsprechung des BGH wohl nur in Ausnahmefällen anzunehmen ist.

Praxisempfehlung

Soll eine Duplizierung der Unternehmensmarke und damit eine unerwünschte Koexistenzlage verhindert werden, ist daher unbedingt anzuraten, entsprechende Lizenzverträge zwischen den Konzerngesellschaften über die Berechtigung zur Benutzung der Unternehmensmarke abzuschließen. Zweckmäßigerweise enthalten solche Lizenzverträge eine auflösende Bedingung oder ein Kündigungsrecht für den Fall, dass die Konzernverbindung nicht länger fortbesteht. Nur so kann verhindert werden, dass eine Tochtergesellschaft eigene Rechte an der Unternehmensmarke erlangt, gegen deren Benutzung unter Umständen rechtlich nicht vorgegangen werden kann. Dass gegen eine solche kennzeichenrechtliche Koexistenzlage auch nicht mit den Mitteln des Wettbewerbsrechts unter dem Gesichtspunkt der Irreführung der Abnehmer vorgegangen werden kann, hat der BGH in seiner Folgeentscheidung „Baumann II“ klargestellt (BGH GRUR 2016, 965 – „Baumann II“).

uli.foerstl@olswang.com

 

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