Was wird aus den Marken mit beschreibenden Wortelementen?
Von Dr. Martin Viefhues

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Marken, die aus beschreibenden Worten und grafischen Elementen bestehen, zeigen in beispielhafter Weise, was geschehen kann, wenn zwei Welten, Marketing und Recht, aufeinandertreffen. Solche Marken sind beliebt und daher häufig anzutreffen, doch sie sind schwer zu verteidigen. Schlimmer noch: Bei ihrer Verteidigung treffen in der Welt des Rechts wieder zwei Welten aufeinander: das nationale Recht und das europäische Recht. Zwar möchte man annehmen, dass das Markenrecht durch seine Harmonisierung in der EU weitgehend vereinheitlicht sei. Doch mit dem Gesetz und seiner Anwendung treffen nochmals zwei Welten aufeinander. Dogmatiker und Pragmatiker, Verständnis und Unverständnis konkurrieren miteinander und streiten um die Deutungshoheit. Ganz deutlich wird dies eben bei Marken, die aus beschreibenden Worten und grafischen Elementen bestehen. Was ist das Problem, und wie geht ein Unternehmen damit am besten um?

Das Problem: Beschreibung vs. Unterscheidung

Am besten, das Produkt erklärt sich selbst. So sieht es häufig die Marketingabteilung. Nach dieser Regel werden neue Produkte häufig mit Produktbezeichnungen, also Marken, versehen, die aussagen, um welche Art von Produkt es sich handelt oder welche besondere Eigenschaft es hat: „Vital & Fit“ für Fruchtsäfte oder „CheapFlights“ für Transportdienstleistungen und Reiseorganisation. Der Verbraucher kann das Produkt und seinen Vorzug schnell erfassen. Die Kommunikation zwischen Produkt und Verbraucher über die Marke erfolgt, ohne große Erklärungen zu erfordern. Kreativ ist allenfalls die grafische Gestaltung:

Am besten, die Marke erklärt gar nichts. So sieht es die Rechtsabteilung. Je phantasievoller die Produktbezeichnung, umso eher kann sie als Marke geschützt werden. Das Recht an einer Marke gewährt immerhin ein Recht, andere von der Benutzung der Marke oder einer verwechselbar ähnlichen Bezeichnung auszuschließen, also ein rechtliches Monopol – und das kann dort nicht gewährt werden, wo die betreffende Bezeichnung nicht als „Name“, sondern als Beschreibung verstanden wird, wo sie also nicht der Unterscheidung, sondern der Erklärung dient.

Die Grenze zwischen unterscheidenden und beschreibenden Bezeichnungen zu ziehen ist eine sehr subjektive Angelegenheit. Vorauszusagen, ob eine Bezeichnung im Grenzbereich zwischen erklärender Beschreibung und unterscheidender Benennung als Marke geschützt werden kann, bedarf langer Erfahrung und ist selbst dann manchmal kaum möglich. Im Zweifelsfall lautet die scheinbare Lösung häufig: Verbindung des – mutmaßlich – beschreibenden Wortes mit grafischen Elementen, die ihrerseits phantasievoll genug sind, um als Unterscheidungsmerkmal und nicht als bloße Dekoration betrachtet zu werden. Die Kombination kann dann als Marke eingetragen werden. Freilich sind es nur die grafischen Elemente, auf denen die Schutzfähigkeit der Kombination beruht. Auf sie, die „Feigenblätter“, ist der Schutz daher beschränkt. Andernfalls, wenn man aufgrund der Eintragung einer solchen Kombinationsmarke anderen die Benutzung des beschreibenden Wortes auch ohne die grafische Ausgestaltung untersagen könnte, würde das für sich genommen nicht als Marke schutzfähige Wort durch die Hintertür der Kombinationsmarke doch geschützt.

Das ist nicht nur dogmatisch korrekt, es leuchtet auch ein und ist daher gute Praxis der nationalen Markenämter und Gerichte der EU-Mitgliedstaaten. Der Preis für den Schutz solcher Kombinationsmarken ist ein extrem enger Schutzbereich. Eine Verletzung der Marke kann bereits durch bloße Änderungen der grafischen Elemente vermieden werden. Damit sind solche Marken kaum zu verteidigen.

Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) und das ihm vorgelagerte Europäische Gericht (EuG) sind unter dogmatischen Gesichtspunkten großzügig. Sie haben schon vor langem den Grundsatz aufgestellt, dass beim Vergleich miteinander kollidierender Marken, die aus mehreren Elementen bestehen, vor allem auf die den Gesamteindruck dominierenden Elemente abgestellt werden soll: Sind sie verwechselbar ähnlich, wird die ältere geschützte Marke durch die jüngere Marke verletzt. Es sind ja die den Gesamteindruck der Marke dominierenden Elemente, die dem Verbraucher „ins Auge springen“ und in der Erinnerung bleiben, aus der heraus der Verbraucher in der jüngeren Marke fälschlicherweise die ältere Marke wiederzuerkennen glaubt.

Das ist nicht nur pragmatisch, es leuchtet auch ein und ist daher gute Praxis des EuG – und im Grundsatz auch der nationalen Markenämter und Gerichte.

Das Dilemma: Unterscheidungskraft vs. Dominanz

Schwierig wird es aber, wenn der Gesamteindruck der Marke ausgerechnet durch das nicht schutzfähige, beschreibende Wortelement dominiert wird, das ja der Produktname ist. Hier trennen sich die Wege:

Die Dogmatiker der EU-Mitgliedstaaten lehnen eine Markenverletzung ab: Trotz der Dominanz des Wortelements bleibt es ja dabei, dass es nicht schutzfähig ist. Sie sehen daher die Gefahr, dass durch die „Hintertür“ der Kombination mit – optisch untergeordneten, aber doch ausreichend phantasievollen – grafischen Elementen das schutzunfähige Wortelement mittelbar geschützt wird, wenn man es nur groß genug schreibt.

Die Pragmatiker des EuG nehmen eine Markenverletzung an: Wegen der Dominanz des Wortelements und dessen begrifflicher Ähnlichkeit bleibt es ja dabei, dass der Verbraucher die Produkte miteinander verwechseln kann. Sie sehen daher die Gefahr, dass der Verbraucher die jüngere Produktbezeichnung für die geschützte Marke hält, etwa weil die abweichende grafische Gestaltung fälschlicherweise als bloße Modernisierung verstanden wird.

Eine Markenähnlichkeit, die zu einer Markenverletzung führt, besteht danach in Fällen wie im Folgenden dargestellt:

CheapFlights vs. Cheapflights
micro vs. MICRO
Gourmet Garnelen Burger vs.Garnelen-Burger – Für Sie ins Netz gegangen

Das Problem der Schutzunfähigkeit des Wortelements wird umgangen. Für die Schutzfähigkeit werden nur drei Grade anerkannt: hoch, mittel und gering – und damit der Fall der fehlenden Schutzfähigkeit ausgeblendet. Außerdem wird die Schutzfähigkeit der Gesamtmarke, nicht der einzelnen Markenbestandteile, beurteilt und damit die fehlende Schutzfähigkeit einzelner – und damit auch der maßgeblichen – Markenbestandteile ignoriert.

Die Wertung: Eigentumsschutz vs. Verbraucherschutz

Das Markenrecht dient aber nicht dem Verbraucherschutz, sondern dem Eigentumsschutz. Es soll nicht Verbraucher vor Irreführung bewahren, sondern die Konkurrenz auf Abstand vom geschützten geistigen Eigentum „Marke“ halten. Markenschutz endet daher unter Umständen nicht erst dort, wo der Verbraucher ihn nicht mehr benötigt, sondern bereits dort, wo der Eigentümer, also Markeninhaber, ihn nicht mehr rechtfertigen kann. Das ist dort, wo etwas droht monopolisiert zu werden, was die Konkurrenz in anzuerkennender Weise benötigt, etwa ein Wort zur Beschreibung des eigenen Produkts.

Für Markeninhaber scheint diese Beschränkung des Markenschutzes nur auf den ersten Blick nachteilig zu sein. Zwar können sie ihre „Feigenblatt“-Marken kaum verteidigen. Sie selbst können aber auch nicht in die Situation des Verletzers geraten, wenn sie selbst einmal der Konkurrent sind und die „andere Seite“ das ältere Markenrecht besitzt. Das schafft für die Marketingabteilung „freedom to operate“ und für die Rechtsabteilung Rechtssicherheit.

Die Strategie: Konvergenz vs. Ignoranz

Es war daher richtig, dass das für Gemeinschaftsmarken zuständige Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt in einem Beschluss der erweiterten Beschwerdekammer versuchte, dem EuG Einhalt zu gebieten, und deutlich machte:

„Ein Zeichen …, das keine Unterscheidungskraft hat, kann keine Wahrnehmung einer bestimmten betrieblichen Herkunft herbeiführen, und ein Zeichen …, das den Verkehrskreisen keinen Hinweis auf die betriebliche Herkunft geben kann, kann dies nicht plötzlich bewirken, nur weil es als Bestandteil in einer anderen Marke erscheint. …

Es geht nicht an, dass ein Inhaber einer Marke, die aus Bildelementen und/oder Wortelementen besteht, die, jedes für sich genommen oder auch zusammen, keine Unterscheidungskraft besitzen, in der Lage ist, gestützt auf das Vorhandensein eines dieser Elemente in dem anderen Zeichen erfolgreich Verwechslungsgefahr in Anspruch zu nehmen.“

(Beschluss vom 18.09.2013, R 1462/2012-G – 1)/ULTIMATE GREENS)

Dennoch entschied eben dieses Amt im Mai 2014 aber wieder im Sinne der Pragmatiker des EuG (Beschluss vom. 14.05.2014, B 2198573 – „Gourmet Garnelen Burger/Garnelen Burger“) – und das EuG im Januar 2014 ebenso (Entscheidung vom 16.01.2014, T-149/12 – „micro/MICRO“ wie bereits z.B. in der Entscheidung vom 5. Mai 2011, T-461/09 – „CheapFlights/Cheapflights“).

Das Harmonisierungsamt stimmte sich zudem mit den nationalen Markenämter fast aller EU-Mitgliedstaaten ab, eine einheitliche Entscheidungspraxis zu diesem Thema sicherzustellen. Sie wurde am 02.10.2014 veröffentlicht. Seit Anfang 2015 sollte daher auf Amtsebene Klarheit bestehen.

Dennoch entschied das Harmonisierungsamt selbst hierauf erst im Mai 2015 erneut gemäß der Spruchpraxis des EuG (Beschluss vom 21.05.2015, R 1971/2013-1 – „Sanissimo/Sahnissimo“). Das Drama geht also weiter, und es ist damit zu rechnen, dass zumindest das EuG bei der Eintragung von Gemeinschaftsmarken anders entscheiden wird als der BGH oder das BPatG bei der Eintragung von nationalen Marken (zuletzt: BPatG v. 08.10.2014, Az. 28 W (pat) 519/13 – „delikat/delikat“): Auf nationaler Ebene, also bei Eintragung einer nationalen Marke, wird der Schutz der „Feigenblatt“-Marke eingeschränkt, auf europäischer Ebene, also bei Eintragung einer Gemeinschaftsmarke, dagegen nicht.

Die Lösung: Marketingstrategie vs. Rechtsschutz

Wo aus Gründen der Marketingstrategie phantasievolle Produktbezeichnungen nicht erwünscht sind, gilt es zunächst, die für das Marketing verantwortlichen Personen immer wieder auf den Zusammenhang von Kennzeichnungsschwäche und Markenschwäche hinzuweisen: Soll die Marke das Produkt erklären, handelt es sich bei der Produktbezeichnung kaum um eine wirkliche „Marke“ und darf nicht erwartet werden, dass die Produktbezeichnung verteidigt werden kann. Zwar kann die Produktbezeichnung dann in Verbindung mit einer grafischen Gestaltung als Marke eingetragen werden. Allerdings muss von Beginn an verdeutlicht werden, dass man sich hinsichtlich der Verteidigung der Marke keinerlei Illusionen hingeben darf.

Die Marke sollte nach Möglichkeit als nationale Marke eingetragen werden, um im Kollisionsfall größere Aussichten auf eine konsequente, dogmatisch korrekte Entscheidung zu erhalten. Will man dennoch eine Gemeinschaftsmarke anmelden, so sollte das Wortelement den Gesamteindruck der Marke nicht dominieren. Das ist oft schwierig, da Wort/Bild-Kombinationen meist durch das Wort als allein aussprechbarem Element geprägt werden. Dann bleibt nur die Aufnahme weiterer Wortelemente in einer Ausgestaltung von gleichem optischem Gewicht. Damit wird aber die Marke um eine weitere Bezeichnung erweitert.

Ein Ausweg kann dann nur der Kompromiss sein: Ein wenig Produkterklärung und ein wenig Rechtsschutz. Damit sind „suggestive Marken“ gemeint, Marken, die die Produkteigenschaft nur vage andeuten und so nur – aber immerhin – eine Idee vom Produkt vermitteln. Dies kann genügen, um sie gerade noch als Marke im rechtlichen Sinne anzuerkennen und ihnen durch Eintragung Rechtsschutz zu verleihen. Aber wie jeder Kompromiss lässt diese Strategie beide Welten unzufrieden zurück: Für die Rechtsabteilung bleibt die Reichweite des Markenschutzes unklar. Für die Marketingabteilung kann sich im Konfliktfall herausstellen, dass die Marke (formal) geschützt und (real) doch nicht geschützt ist.

Wenn angestrebt ist, mit der Marke das Produkt zu erklären, bleibt es daher dabei: Kein Omelette ohne zerschlagene Eier! Entweder die Marketingstrategie oder der effektive Rechtsschutz wird aufgegeben. Mit Kompromissen macht man sich nur etwas vor.

viefhues[at]jonas-lawyers.com

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