Wie die „Verletzungsfalle“ bei bestimmungsgemäßem Gebrauch von Standardbauteilen zu vermeiden ist
Von Dr. Julia Schönbohm, LL.M. (Fordham), und Dr. Bolko Ehlgen, LL.M. (Pensylvania)

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Beim Erwerb von Gegenständen auf dem regulären Absatzweg geht der Erwerber davon aus, mit dem Gegenstand zugleich die Benutzungsberechtigung zu erwerben. Dies gilt auch, wenn für den Gegenstand Patentschutz besteht. Der immaterialgüterrechtliche Erschöpfungsgrundsatz trägt diesem Interesse Rechnung. Er besagt, dass sich der Patentschutz für einen Gegenstand „erschöpft“, wenn der Gegenstand durch den Patentinhaber oder durch einen Dritten mit Zustimmung des Patentinhabers in der EU in Verkehr gebracht wird. Als Folge der Erschöpfung kann der Patentinhaber, bezogen auf den konkreten Gegenstand, keine Verbietungsrechte mehr geltend machen und der Erwerber den Gegenstand frei verwenden oder weiterveräußern. Bei Erzeugnispatenten ist die Anwendung des Erschöpfungsgrundsatzes im Grundsatz unproblematisch. Im Bereich der Verfahrenspatente oder Systempatente bereitet sie dagegen Schwierigkeiten.

Hintergrund

Zahlreiche Patente, insbesondere im Hochtechnologiebereich, beinhalten neben einem Erzeugnisanspruch als Hauptanspruch Nebenansprüche in Form von System- oder Verfahrensansprüchen. Diese schützen das Erzeugnis in einem größeren System von Bauteilen oder den Gebrauch des Erzeugnisses im Rahmen eines Verfahrens. Solche System- und Verfahrensansprüche enthalten in der Regel keine neuen Elemente und wären damit isoliert nicht schutzfähig. Ein plastisches Beispiel ist ein Mikroprozessorpatent, das Gegenstand eines (Rechts-)Beschwerdeverfahrens war (s. dazu BPatG, GRUR 2004, 320; BGH, GRUR 2006, 748). Der Systemanspruch schützte ein System, bestehend aus dem Prozessor und weiteren Komponenten, für die der Hauptanspruch bereits eine Schnittstelle vorsah. Ein solches System bedeutet nicht mehr als den bestimmungsgemäßen Einsatz eines patentgemäßen Mikroprozessors.

Gegenstand der Lizenzierung …

Derartige Anspruchskonstellationen können in der Praxis die Benutzungsmöglichkeiten unerwartet beschränken. Bei Standardbauteilen, die in einer Vielzahl von Produkten in gleicher Weise zum Einsatz kommen, kann sich diese Problematik auswirken, wenn der Hersteller nur den Erzeugnisanspruch, nicht aber den Systemanspruch lizenziert hat. Stellt der Lizenznehmer das Erzeugnis her und verwendet der Erwerber dieses bestimmungsgemäß, etwa durch den Einbau in einen Computer, war der Einbau nicht von der Zustimmung des Patentinhabers erfasst. Fraglich ist dann, ob der Patentinhaber den Systemanspruch gegen den Verwender des Erzeugnisses durchsetzen kann. In einer ähnlichen Situation sah sich ein Computerhersteller Ansprüchen eines Patentinhabers ausgesetzt (vgl. LG Düsseldorf, Urt. v. 12.12. 2013 – 4b O 88/12 U). Der Hersteller hatte Speicherbausteine in Computer verbaut, die er von einem Lizenznehmer des Patentinhabers erworben hatte. Die Lizenz beschränkte sich auf das Erzeugnis und umfasste den Systemanspruch nicht.

… und Erschöpfungsgrundsatz

Hintergrund der Problematik ist der strenge Objektbezug des Erschöpfungsgrundsatzes. Er reicht nur so weit, wie ein konkreter Gegenstand mit Zustimmung des Patentinhabers in den Verkehr gebracht wurde. Beschränkt sich die Zustimmung des Patentinhabers auf das Erzeugnis, ist der Systemanspruch nicht erschöpft. Das gilt selbst dann, wenn der Systemanspruch über das Erzeugnis hinaus keine schutzfähigen Merkmale aufweist. Das führt zu dem merkwürdigen Ergebnis, dass der Erwerber eines solchen Erzeugnisses für den bestimmungsgemäßen und von vornherein absehbaren Gebrauch die Zustimmung des Patentinhabers benötigt, womit er regelmäßig nicht rechnen wird. Die Situation ist bei unselbständigen Verfahrensansprüchen vergleichbar. Beschränkt sich die Zustimmung des Patentinhabers auf das Inverkehrbringen des Erzeugnisses, wäre dessen bestimmungsgemäße Verwendung in einem Verfahren gemäß einem Nebenanspruch desselben Patents nicht von der Erschöpfung umfasst. Der Erwerber kann dann wenig mit dem Erzeugnis anfangen, da er es nicht bestimmungsgemäß verwenden kann. Damit würde die Wirkung der Erschöpfung praktisch wieder aufgehoben.

Hinter dem Erschöpfungsprinzip steht der Gedanke, dass der Patentinhaber beim erstmaligen Inverkehrbringen die Möglichkeit hat, für seine Erfindung eine Vergütung zu verlangen (BGH GRUR 1980, 38, 39 – Fullplastverfahren). Ihm soll diese Verwertungsmöglichkeit für denselben Gegenstand nicht mehrfach zustehen. Genau dies ermöglichen aber System- und Verfahrensansprüche, die erst auf späterer Stufe in der Verarbeitungs- oder Nutzungskette eingreifen. Dem ließe sich zum einen durch eine Erstreckung der Erschöpfungswirkung auf diese System- und Verfahrensansprüche Rechnung tragen. Zum anderen kann man in dem Inverkehrbringen eine stillschweigende Lizenzerteilung für die Benutzung des Gegenstands auch im Hinblick auf die System- und Verfahrensansprüche sehen (so OLG Düsseldorf NJOZ 2010, 1781, 1785 – Interframe Dropping zu Verfahrensansprüchen; Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 7. Auflage 2014, Rn. 1783 f. zu Systemansprüchen). Diese auf den ersten Blick gleichwertigen Lösungen weisen bei genauerer Betrachtung Unterschiede auf. Hier zeigt sich, dass mit der Lizenzlösung gerade bei Standardbauteilen keine praxisgerechten Ergebnisse zu erzielen sind. Der stillschweigende Charakter der Lizenz führt zu erheblicher Rechtsunsicherheit, weil deren genauer Umfang nicht klar ist. Schwierigkeiten zeigen sich auch bei längeren Wertschöpfungsketten. Zwischen dem unmittelbaren Abnehmer und dem Patentinhaber mag die Annahme einer stillschweigenden Lizenz noch plausibel sein. Fügt allerdings ein Dritter das Bauteil zu dem geschützten System zusammen, fällt dieser nur unter die Lizenz, wenn man die stillschweigende Lizenzerteilung als eine Art Lizenz ad incertas personas versteht. Das wäre dann doch eine sehr konstruierte Begründung für ein richtiges Ergebnis.

Dieses Ergebnis ließe sich mit einer Erstreckung der Erschöpfungswirkung auf abhängige, also nicht selbständig schutzfähige System- und Verfahrensansprüche stimmiger begründen. Die Erschöpfung würde objektiv und gegenüber jedermann gelten. Ihre Voraussetzungen und ihr Umfang lassen sich allgemeingültig bestimmen und schaffen dadurch die bei Standardbauteilen besonders wichtige Sicherheit für alle Beteiligten. Sind alle schutzfähigen Bestandteile eines System- oder Verfahrensanspruchs erschöpft, spricht das dafür, dass das nicht selbständig Schutzfähige auch nicht verletzt sein kann. Dann verkörpert der in Verkehr gebrachte Gegenstand praktisch vollständig den Erfindungsgedanken. Dafür sprechen die an die Abgrenzung zwischen unmittelbarer und mittelbarer Patentverletzung angelehnten, vom LG Düsseldorf erwogenen Kriterien für eine erweiterte Erschöpfung. Danach tritt eine solche ein, wenn die fehlenden Bauteile lediglich eine nebensächliche Allerweltszutat sind, die der Erwerber bereits in Besitz hat oder sich unschwer beschaffen kann und wird (Urteil vom 03.06.2014 – Az. 4c O 98/13 – Oszillationsantrieb, im konkreten Fall abgelehnt).

Einschätzung und Lösungsansätze

Die ersten Tendenzen in der deutschen Rechtsprechung, den Erschöpfungsgrundsatz auf die Verwendung eines neuen Erzeugnisses in nicht selbständig schutzfähigen Systemen zu erweitern, sind zu begrüßen. Für Verfahrensansprüche hat dies der BGH bereits vor einiger Zeit zum Ausdruck gebracht (BGH GRUR 1998, 130, 132 – Handhabungsgerät), im Verletzungsfall jedoch, soweit ersichtlich, noch nicht anwenden können. Auch international finden sich Beispiele für ein weites Verständnis der Erschöpfung. Der US Supreme Court entschied im Fall „Quanta vs. LG“ (553 U.S. 617), dass bei Verfahrenspatenten eine Erschöpfung möglich sei, wenn die in Verkehr gebrachten Gegenstände das Patent ausreichend verkörperten, wozu nicht zwingend erforderlich sei, dass sie dieses bereits vollständig verwirklichten. Es genüge, dass der einzige und bestimmungsgemäße Verwendungszweck der Gegenstände darin bestehe, im Sinne der patentgemäßen Lehre fertiggestellt oder verwendet zu werden.

Das wäre eine Grundlage, um auch in Deutschland eine „Verletzungsfalle“ für Erwerber von Standardbauteilen zu vermeiden.

julia.schoenbohm[at]linklaters.com
bolko.ehlgen[at]linklaters.com

8 replies on “Erweiterte Auslegung hilft der Praxis”

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