Handlungsbedarf für Markenrechtsinhaber

Im Blickpunkt: Markenstrategie präzisieren, neue Rechtsschutzmöglichkeiten nutzen
Von Dr. Thomas C. Körber und Dr. Tudor Vlah, LL.M.

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Am 23.03.2016 trat die Unionsmarkenverordnung (UMV) in Kraft. Abgesehen von formellen Änderungen wie der Umbenennung der „Gemeinschaftsmarke“ in „Unionsmarke“ und des „Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt“ (HABM) in „Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum“ (EUIPO) ergeben sich zahlreiche inhaltliche Neuerungen, die von Markeninhabern unbedingt zu beachten sind. Dies betrifft sowohl den Schutz von Marken, der eine präzisere Anmeldestrategie erforderlich macht, als auch deren verbesserte rechtliche Verteidigungsmöglichkeiten.

Reform des Markenschutzes als Registerrecht

Neues Gebührenmodell, Anmeldungen nur noch über die EUIPO

Ab sofort ist in der Anmelde(grund)gebühr nur noch eine anstatt drei Klassen enthalten, so dass genauer zu prüfen ist, für welche Klassen tatsächlich Schutz begehrt wird. Jede weitere Klasse verursacht zusätzliche Gebühren (50 Euro für die zweite, 150 Euro für jede weitere Klasse) – die Anmeldegebühren für drei Klassen steigen von 900 Euro auf 1.050 Euro. Dafür sinken die Verlängerungsgebühren – bei der Verlängerung für drei Klassen etwa um 300 Euro. Zu berücksichtigen ist, dass die Anmeldung von Unionsmarken zukünftig nicht mehr über die nationalen Markenämter, sondern nur noch direkt beim EUIPO vorgenommen werden kann.

„What you see is what you get“ – wer nicht handelt, riskiert Rechtsverluste

Auch bezüglich der anzumeldenden Waren und Dienstleistungen ist eine präzise Strategie erforderlich, um Schutzlücken zu vermeiden. Bereits 2012 wurde durch den EuGH in dem Urteil „IP-Translator“ (19.06.2012 – C-307/10) klargestellt, dass die eingetragene Unionsmarke nur noch für Waren und Dienstleistungen geschützt ist, die unter die wörtliche Bedeutung allgemeiner Begriffe fallen („what you see is what you get“). Art. 28 Abs. 5 UMV kodifiziert diese Rechtsprechung und erweitert sie auf Marken, die vor der genannten EuGH-Entscheidung angemeldet wurden. Da ein Großteil der Markeninhaber derartige allgemeine Begriffe verwendet hat, um dadurch einen möglichst großen Schutz zu erlangen, ist diese Änderung von großer praktischer Relevanz. Von der wörtlichen Bedeutung der Nizzaer Klassenüberschriften nicht umfasst sind beispielsweise in Klasse 10 Ohrstöpsel [Gehörschutz], Saugflaschen, Schnuller für Säuglinge, in Klasse 25 Absätze [für Schuhe], Einlegesohlen, Schuhsohlen oder in Klasse 30 Pudding, des Weiteren Nudelgerichte, Sushi, Bindemittel für Kochzwecke, Aromen [pflanzliche], ausgenommen ätherische Öle, Stärke für Nahrungszwecke, Speiseeispulver. Hier ist der Markenschutz allein durch die wörtliche Bedeutung der allgemeinen Oberbegriffe der jeweiligen Nizza-Klassen nicht mehr gegeben.

Für Unionsmarken, die vor dem 22.06.2012 angemeldet wurden und für die gesamte Überschrift einer Nizza-Klasse eingetragen sind (etwa alkoholische Getränke [ausgenommen Biere], Klasse 33), kann noch bis zum 24.09.2016 eine Erklärung vom Markeninhaber eingereicht werden, dass auch bestimmte Waren und Dienstleistungen umfasst sein sollen, die nicht unter die jeweilige wörtliche Bedeutung der Klassenüberschrift fallen. Infolgedessen wird das Markenregister entsprechend geändert.

Für alle betroffenen Marken, für die bis dahin keine entsprechende Erklärung abgegeben wird, reduziert sich der Schutzumfang automatisch auf die wörtliche Bedeutung der Begriffe. Umso wichtiger ist es daher, Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse möglichst zeitnah zu überprüfen, um einen Rechtsverlust zu vermeiden. Dabei empfiehlt sich ein schnelles Vorgehen, da alle Markenbenutzungen durch Dritte, die bis zur Änderung des Registers erfolgen, auch danach einen gewissen Vertrauensschutz im Hinblick auf die geänderten Begriffe genießen, Art. 28 Abs. 9 UMV.

Ab dem 01.10.2017 entfällt das Erfordernis der grafischen Darstellbarkeit

Ab dem 01.10.2017 wird für die Anmeldung einer Unionsmarke die grafische Darstellbarkeit nicht mehr erforderlich sein. Es ist davon auszugehen, dass nicht traditionelle Marken wie beispielsweise Geruchsmarken, Geschmacksmarken, haptische Marken oder einfache Töne Schutz erlangen können. Ausreichend wird sein, dass das Zeichen „in jeder geeigneten Form unter Verwendung allgemein zugänglicher Technologie dargestellt werden“ kann, „soweit die Darstellung eindeutig, präzise, in sich abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv ist“ (Art. 4 i.V.m. Erwägungsgrund 9 der UMV). Die genauen Anforderungen werden durch das EUIPO bis zum Inkrafttreten der Änderung noch konkretisiert.

Durchsetzung von Marken

Erleichtertes Vorgehen gegen Produktpirateriewaren im Transit

Änderungen ergeben sich auch bei der Durchsetzung von Marken, beispielsweise im Zusammenhang mit dem Transit von Produktpirateriewaren (Pirateriewaren, die den Zoll nicht passiert haben). Dieser konnte bisher nur als „Anbieten“ oder „Inverkehrbringen“ verfolgt werden. Der EuGH setzte hierfür voraus, dass die Waren dazu bestimmt waren, in der Union in Verkehr gebracht zu werden (Urteile vom 01.12.2011, C-446/09 und C-495/09 – „Philips“ und „Nokia“). Der Markeninhaber trug die Beweislast für diese Voraussetzung, so dass die Hürden in der Praxis höher waren.

Der neue Art. 9 Abs. 4 UMV regelt nun zusätzlich das „Verbringen“ als eigenständige Verletzungshandlung. Demnach ist vom Grundsatz auszugehen, dass der Markeninhaber bereits dann gegen Waren im Transit vorgehen kann, wenn diese eine Marke aufweisen, die mit der Unionsmarke identisch oder in ihren wesentlichen Aspekten von dieser nicht zu unterscheiden ist. Diese Berechtigung erlischt erst, wenn der zollrechtliche Anmelder oder Besitzer der Waren nachweist, dass der Inhaber der Unionsmarke nicht berechtigt ist, das Inverkehrbringen der Waren im endgültigen Bestimmungsland zu untersagen. Dies stärkt die Rechte des Markeninhabers erheblich.

Flankiert wird diese Regelung durch Art. 9a UMV, der nun auch gesetzlich regelt, dass gegen Vorbereitungshandlungen wie das Inverkehrbringen von Etiketten und Anhängern, die auf den Waren noch nicht angebracht sind, oder entsprechend gekennzeichnete Verpackungen vorgegangen werden kann. Damit erhält der Markeninhaber weitergehende Möglichkeiten, Plagiate rechtlich zu verfolgen, von denen er in der Praxis regen Gebrauch machen sollte.

Erweiterung des Schutzes auf die Benutzung als Handelsname oder Unternehmensbezeichnung

Eine erhebliche Erweiterung des Schutzbereichs erfährt die Unionsmarke im Hinblick auf die rechtsverletzende Benutzung. Bisher konnte auf Basis von Gemeinschaftsmarken – sowie auch deutscher Marken – nur gegen eine markenmäßige Benutzung, also eine Benutzung als Marke, vorgegangen werden. Art. 9 Abs. 2d der Unionsmarkenverordnung erweitert nun den Schutz der Unionsmarken auf die Benutzung als „Handelsname oder Unternehmensbezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer Unternehmensbezeichnung“.

Fazit und Ausblick

Markeninhaber sollten unbedingt und möglichst kurzfristig – wenn noch nicht geschehen – ihr Markenportfolio durchleuchten. Sofern sie in dem jeweiligen Waren-/Dienstleistungsverzeichnis auf allgemeine Begriffe zurückgegriffen haben, was häufig der Fall sein dürfte, sollten sie prüfen, ob sie den automatischen Rechtsverlust durch eine entsprechende fristgemäße Eingabe beim EUIPO abwenden wollen. Die wörtliche Auslegung des Waren-/Dienstleistungsverzeichnisses und die geänderte Gebührenstruktur machten eine präzisere Markenstrategie erforderlich. Markeninhaber, die Opfer von Produktpiraterie sind, dürften sich über die Neuregelung zum Transit freuen. Sie sollten dieses zusätzliche Instrument zur Pirateriebekämpfung nutzen. Interessant wird sein, wie das EUIPO die Anmeldung von neuen Markenformen wie Geschmacksmarken und die genauen Voraussetzungen konkretisieren wird. Vermutlich wird die Eintragungspraxis am Anfang etwas weniger streng sein, so dass zu empfehlen ist, möglichst frühzeitig von diesen Anmeldeerleichterungen Gebrauch zu machen.

Am 12.01.2016 trat zudem die Markenrechtsrichtlinie (EU 2015/2436) in Kraft, die innerhalb von drei Jahren durch die Mitgliedstaaten umgesetzt werden muss. Diese sieht parallele Änderungen wie etwa die Erweiterung des Schutzes nationaler Marken auf unternehmenskennzeichenmäßige Benutzungen (Art. 10 Abs. 3d EU 2015/2436) vor. Insoweit werden auch auf der Ebene des nationalen Rechts weitergehende Harmonisierungen – möglicherweise auch mittelbar im Hinblick auf Unternehmenskennzeichen, die bisher nicht EU-weit harmonisiert sind – erfolgen.

Kontakt: tkoerber@arneckesibeth.com, tvlah@arneckesibeth.com