Bekannt ist nicht bekannt genug

BGH bewertet die Marke „test“ der Stiftung Warentest nach dem Maßstab der Verkehrsdurchsetzung
Von Jan Hellenbrand, Rechtsanwalt, Osborne Clarke, Köln

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Der Bundesgerichtshof hat am 17.10.2013 (Az. I ZB 65/12) entschieden, dass das Bundespatentgericht (BPatG) den Löschungsantrag des Springer Verlags gegen die deutsche Wort-/Bildmarke „test“ (Nr. 30320703) der Stiftung Warentest nicht hätte zurückweisen dürfen. Vielmehr hätte das BPatG klären müssen, ob die Marke im Jahre 2004 zu Unrecht eingetragen worden sei. Zwecks Klärung dieser Frage hat der BGH die Sache an das BPatG zurückverwiesen. Die Entscheidungsgründe des BGH sind noch nicht veröffentlicht.

Was war passiert?
Am 10.01.2004 wurde die Wort-/Bildmarke „test“ in das Register des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) als sogenanntes verkehrsdurchgesetztes, also als besonders bekanntes Zeichen eingetragen. Im Jahr 2006 beantragte unter anderem der Springer Verlag die Löschung dieser Marke mit dem Einwand, Verkehrsdurchsetzung läge nicht vor. Mit Beschluss vom 27.06.2012 (Az. 29 W (pat) 22/11) wies das BPatG diesen Einwand zurück und beurteilte die Marke „test“ aufgrund folgender Umstände als verkehrsdurchgesetzt:
Es sei unerheblich, dass das Logo „test“ nur bis zum Aprilheft 2008 verwendet und seit dem Maiheft 2008 durch ein neues Logo „Stiftung Warentest“ mit dem stilisierten „t“ abgelöst wurde. Denn die Benutzung mehrerer Marken neben- oder untereinander sei im Verlags- und Zeitschriftenbereich üblich. Daher werde das Logo „test“ weiterhin zumindest als Zweitmarke, wenn nicht gar als eigentliche Dachmarke wahrgenommen.
Es sei allgemein bekannt, dass das Wort „test“ seit 1968 als Titel eines monatlich erscheinenden Verbrauchermagazins im gesamten Bundesgebiet benutzt werde.
Die Zeitschrift der Stiftung Warentest sei Marktführer, und die Marke „test“ sei stark beworben worden.
Die Stiftung Warentest nehme ferner eine einzigartige Sonderstellung ein, weil sie 1964 vom Bund gegründet worden sei, um im staatlichen Auftrag Waren und Dienstleistungen verschiedener Anbieter zu untersuchen und zu vergleichen.
Zudem sei den Senatsmitgliedern des BPatG die Marke „test“ selbst bekannt, so dass die hohe Bekanntheit in einem erheblichen Teil der Gesamtbevölkerung als gerichtskundig angesehen werden könne.
Außerdem habe eine im Dezember 2009 durchgeführte Umfrage ergeben, dass die Marke „test“ in der Bevölkerung einen Bekanntheitsgrad von 77% und einen Zuordnungsgrad von 43% habe. Eine Fehlertoleranz von 3,3% könne im konkreten Fall ausschließlich zugunsten der Stiftung Warentest einbezogen werden, so dass von einem Durchsetzungsgrad von 46,3% auszugehen sei.
Den BGH überzeugte diese Begründung nicht. Er entschied, dass ein Zuordnungsgrad von 43% nicht ausreiche, um eine Verkehrsdurchsetzung zu belegen. Die übrigen vom BPatG angeführten Indizien ließ der BGH nicht ausreichen, um die Verkehrsdurchsetzung zu bejahen. Das BPatG hat nun zu klären, ob die Marke „test“ bereits im Zeitpunkt ihrer Eintragung im Jahr 2004 nicht verkehrsdurchgesetzt war.

Rechtlicher Rahmen
Das Zeichen „test“ ist eine für Testmagazine und Verbraucherinformationen beschreibende Angabe, weil sie den Inhalt der Druckschriften charakterisiert. § 8 Abs.2 Nr. 2 MarkenG verbietet es, rein beschreibenden Zeichen Markenschutz zukommen zu lassen. Dieses Verbot kann gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG überwunden werden, wenn eine Marke sich infolge ihrer Benutzung in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat (Verkehrsdurchsetzung).
Nach §§ 54, 50 Abs. 1 MarkenG kann eine Marke auf Antrag gelöscht werden, wenn zum Zeitpunkt der Markeneintragung ein Schutzhindernis bestand und es zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag noch fortbesteht.
Die Ermittlung der Verkehrsdurchsetzung erfolgt in der Regel durch Beibringung eines demoskopischen Gutachtens zur Verkehrsauffassung. Dabei ist
1. zu ermitteln, wer überhaupt zu den maßgeblichen angesprochenen Verkehrskreisen gehört. Das hängt wesentlich von beanspruchten Waren oder Dienstleistungen ab. In geographischer Hinsicht muss die Befragung das gesamte Bundesgebiet repräsentativ abbilden, da eine etwaige Eintragung bundesweiten Schutz vermittelt, und
2. anschließend eine Befragung durchzuführen, in der
a) der Bekanntheitsgrad (es wird gefragt, ob das angemeldete Zeichen im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen dem angesprochenen Verkehrskreis überhaupt bekannt ist),
b) der Kennzeichnungsgrad (es wird gefragt, ob die Personen, die das Zeichen kennen, meinen, es weise nur auf ein bestimmtes Unternehmen hin), und
c) der für die Verkehrsdurchsetzung maßgebliche Zuordnungsgrad (es wird gefragt, ob dieses bestimmte Unternehmen benannt werden kann, etwa durch Nennung einer Firma. Zwar fordert der Nachweis der Verkehrsdurchsetzung eine solche namentliche Individualisierung nicht, so dass Antworten mit „nein“ nicht zu Lasten des Anmelders gewertet werden. Zu Lasten des Zuordnungsgrads gehen aber namentliche Nennungen, die das Zeichen falschen Unternehmen zuordnen. Nach Abzug solcher Fehlzuordnungen ergibt sich dann der Zuordnungsgrad)
ermittelt werden.

Bisherige Praxis
Der BGH betonte stets, dass die untere Grenze des Zuordnungsgrades – sofern nicht besondere Umstände eine abweichende Beurteilung rechtfertigen – nicht unterhalb von 50% angesetzt werden dürfe.
Diese starre Untergrenze wurde in der Literatur (etwa Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Auflage 2010, § 8 Rn. 338) teilweise dahingehend relativiert, dass in Fällen, in denen der Mindestzuordnungsgrad knapp verfehlt wurde, die Verkehrsdurchsetzung anhand anderer, vom EuGH in seiner Chiemsee-Entscheidung genannter Umstände (wie: jeweiliger Marktanteil, Intensität, geographische Verbreitung und Dauer der Markenverwendung, aufgewendete Werbemittel, Erklärungen von Industrie- und Handelskammern oder anderen Berufsverbänden) festgestellt werden könne. Diese Relativierung wurde unter anderem mit der „ristorante“-Entscheidung des BPatG begründet, in der das BPatG die Verkehrsdurchsetzung der Marke „ristorante“ trotz eines Zuordnungsgrades von nur 43,2% aufgrund sonstiger Umstände – insbesondere eines Marktanteils von 25% – bejahte.

Fortführung dieser Praxis
Dieser Relativierung hat der BGH mit seiner aktuellen Entscheidung eine Absage erteilt. Denn einen Zuordnungsgrad von 43% lässt er – trotz der sonstigen von BPatG angeführten Umstände – nicht ausreichen, um eine Verkehrsdurchsetzung der Marke „test“ anzunehmen.
Dies ist zu begrüßen. Anderenfalls wäre es fraglich, ab welchem anderen Zuordnungsgrad die vom EuGH genannten sonstigen Umstände ausreichen, um eine Verkehrsdurchsetzung bejahen zu können. Diese Unsicherheit hätte den Effekt, dass, obwohl ein Zuordnungsgrad von unter 50% festgestellt wurde, dennoch ein erheblicher Beurteilungsspielraum ohne klare Grenzen verbliebe, um eine Verkehrsdurchsetzung zu bejahen. Dies wiederum würde zu dem Risiko führen, dass etwa das BPatG Marken, die seine Senatsmitglieder für besonders schützenswert erachten, aufgrund sachfremder Erwägungen als verkehrsdurchgesetzt bewertet. Dass dieses Risiko kein Hirngespinst ist, zeigen die Formulierungen, mit denen das BPatG seinen, die Verkehrsdurchsetzung der Marke „test“ bejahenden Beschluss begründete. Denn wie bereits oben erwähnt, heißt es dort z.B.:
„… Die Markeninhaberin nimmt … eine einzigartige Sonderstellung … ein, weil es sich … um eine Verbraucherschutzorganisation handelt, die 1964 vom Bund … gegründet wurde …“,
oder:
„… Den Senatsmitgliedern … ist die seit mehreren Jahrzehnten erfolgte Verwendung des streitgegenständlichen Kennzeichens … selbst bekannt, so dass die hohe Bekanntheit in einem erheblichen Teil der Gesamtbevölkerung als gerichtskundig angesehen werden kann …“,
oder:
„… Wenn eine Fehlertoleranz überhaupt zu berücksichtigen ist, … kann sie im vorliegenden Löschungsverfahren ausschließlich zugunsten der Markeninhaberin einbezogen werden …“,
oder:
„… Es ist … als allgemeinkundig … anzusehen, dass eine Mehrheit der angesprochenen Verkehrskreise einschließlich der Senatsmitglieder dieses Kennzeichen des den Markt beherrschenden und in seiner Neutralität einzigartigen Herausgebers von Testmagazinen kennt und auch lange Zeit im Gedächtnis behält …“.

Diese Argumente sind zweifelhaft. Weder kann der Umstand, dass eine Markeninhaberin vom Bund gegründet wurde und eine im Interesse der Allgemeinheit liegende Aufgabe wahrnimmt, die Bekanntheit, geschweige denn die Verkehrsdurchsetzung einer von ihr benutzten Marke begründen, noch können die Senatsmitglieder des BPatG als repräsentativ für die Gesamtbevölkerung angesehen werden. Auch begründeten die Senatsmitglieder des BPatG nicht, warum eine etwaige Fehlertoleranz ausschließlich zu Gunsten der Stiftung Warentest (Markeninhaberin), nicht aber zu ihren Lasten berücksichtigt werden könne.

Als Zwischenfazit ist festzuhalten, dass, wenn ein Verkehrsbefragungsgutachten vorliegt und dieses einen Zuordnungsgrad von unter 50% aufweist, die sonstigen vom EuGH in seiner Chiemsee-Entscheidung genannten Umstände im Grundsatz nicht geeignet sind, eine Verkehrsdurchsetzung zu begründen. Maßgebliche Bedeutung kann ihnen daher grundsätzlich nur noch in Fällen zukommen, in denen ein Verkehrsbefragungsgutachten gerade nicht vorliegt (wie etwa im Beschluss 29 W (pat) 524/11 des BPatG vom 28.11.2012 – LandLust).
Ausblick

Da der Löschungsantrag des Springer Verlags gegen die Marke „test“ gemäß §§ 54, 50 Abs. 1 MarkenG nur dann erfolgreich ist, wenn weder im Zeitpunkt der Markeneintragung noch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag eine Verkehrsdurchsetzung vorlag, muss das BPatG nun prüfen, ob auch zum Zeitpunkt der Eintragung keine Verkehrsdurchsetzung vorlag. In diesem Zusammenhang stellen sich eine Reihe weiterer interessanter Fragen:
Zum einen ist fraglich, auf welchen Zeitpunkt es genau ankommt, den Zeitpunkt der Eintragung der Marke (30.11.2004) – so legt es der Gesetzeswortlaut nahe – oder den Zeitpunkt der Anmeldung (24.04.2003) – so die Sichtweise des BPatG in seiner TOTO-Entscheidung (33 W (pat) 35/10) vom 08.04.2013.

Zum anderen stellt sich das noch interessantere Problem, inwieweit zehn Jahre später ermittelt werden kann, ob die Marke „test“ im Zeitpunkt der Eintragung oder der Anmeldung im Verkehr durchgesetzt war oder nicht. Schließlich führte das BPatG bereits in seinem Beschluss (29 W (pat) 108/01 – BverwGE) vom 14.05.2003 aus, dass eine Verkehrsbefragung „für länger zurückliegende Zeitpunkte keine zuverlässigen Feststellungen treffen“ kann, „weil das Gedächtnis vieler Menschen den Zeitpunkt der Wahrnehmung eines bestimmten Zeichens nicht mit hinreichender Genauigkeit rekonstruieren kann“, so dass „demo­skopische Gutachten, die fünf Jahre und später nach der Anmeldung des fraglichen Zeichens erstellt werden“ nicht geeignet sind, die Verkehrsdurchsetzung zum Zeitpunkt der Anmeldung nachzuweisen, „wenn die Unsicherheit in der rückblickenden Wahrnehmung der Verkehrskreise auf den sich fortlaufend ändernden Verhältnissen in dem maßgeblichen Warensektor beruht“.

Die Durchführung einer weiteren Verkehrsbefragung dürfte somit sinnlos sein. Das BPatG wird daher die bereits vorliegende, 2009 durchgeführte Verkehrsbefragung rückwirkend interpretieren. Zu dieser Verfahrensweise äußerte sich das BPatG in der TOTO-Entscheidung wie folgt:
„… Im vorliegenden Fall soll keine Befragung zu einem mehr als fünf Jahre zurückliegenden Verkehrsverständnis durchgeführt werden. Vielmehr hat bereits eine Befragung zum aktuellen Verkehrsverständnis stattgefunden und es kommt darauf an, ob aus der Tatsache, dass das Fehlen der Verkehrsdurchsetzung zu einem bestimmten Zeitpunkt durch Verkehrsbefragung nachgewiesen ist, auf das Fehlen der Verkehrsdurchsetzung zu einem früheren Zeitpunkt geschlossen werden kann. Das ist in der Regel zu bejahen, auch soweit es um einen Zeitraum von über zwölf Jahren … geht. Ein solcher Rückschluss ist erst dann nicht möglich, wenn sich die Verhältnisse auf dem relevanten Markt so erheblich geändert haben können, dass – unter Berücksichtigung des oben dargestellten Überzeugungsgrades – für den damaligen Zeitpunkt keine hinreichende, für das praktische Leben brauchbare Gewissheit mehr erlangt werden kann. …“.

Sollte das BPatG im weiteren Verlauf des Verfahrens nicht zu der Überzeugung gelangen, dass sich die tatsächlichen Verhältnisse auf dem Markt für Testzeitschriften seit 2003 oder 2004 erheblich geändert haben, ist daher anzunehmen, dass das BPatG die Verkehrsdurchsetzung der Marke „test“ im Anmelde- oder Eintragungszeitpunkt verneinen wird.

Schließlich stellt sich die Frage, wer die Beweislast für das Vorliegen der fehlenden Verkehrsdurchsetzung zum Zeitpunkt der Eintragung oder Anmeldung trägt. In seinem nun vom BGH aufgehobenen Beschluss führte das BPatG aus, dass die mangelnde Verkehrsdurchsetzung im Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag vom Antragsteller – also vom Springer Verlag – nachzuweisen sei. Hinsichtlich des Zeitpunktes der Eintragung oder Anmeldung führte das BPatG allerdings in seiner TOTO-Entscheidung aus, dass
„speziell im markenrechtlichen Löschungsverfahren zu berücksichtigen“ sei, „… dass dem Löschungsantragsteller im Hinblick auf die Schwierigkeiten, im Nachhinein das Fehlen einer Verkehrsdurchsetzung im Eintragungszeitpunkt nachzuweisen, keine nahezu unüberwindbaren Beweisanforderungen auferlegt werden dürfen. Vielmehr können ihm Beweiserleichterungen zu Gute kommen …“.

Da das BPatG in der TOTO-Entscheidung seine, die Verkehrsdurchsetzung ablehnende Auffassung mit der rückwirkenden Interpretation einer aktuellen Verkehrsbefragung begründete und keine weiteren Nachweise vom damaligen Löschungsantragsteller verlangte, ist anzunehmen, dass es auf Seiten des Springer Verlags ausreichen sollte, sich auf die bereits vorliegende, in 2009 durchgeführte Verkehrsbefragung zu berufen, um seiner Darlegungs- und Beweislast zu genügen.

Fazit
Die Wahrscheinlichkeit, dass im weiteren Verfahrensverlauf die Marke „test“ im Zeitpunkt ihrer Eintragung oder Anmeldung als verkehrsdurchgesetzt angesehen werden wird, erscheint gering.
Als Praxishinweis lässt sich der BGH-Entscheidung entnehmen, dass ein Markeninhaber in Fällen, in denen er die Verkehrsdurchsetzung seiner Marke nachweisen will und er dies anhand der in der EuGH-Chiemsee-Entscheidung genannten Kriterien belegen kann, es sich gut überlegen muss, ob ein demoskopisches Gutachten durch Verkehrsbefragung nicht kontraproduktiv sein könnte. Denn liegt ein solches Gutachten einmal vor, ist es im deutschen Recht nach wie vor das maßgebliche Kriterium zur Bestimmung der Verkehrsdurchsetzung einer Marke.

jan.hellenbrand@osborneclarke.de