Markenschutz geht nicht zwingend verloren, eine „Inventur“ ist ratsam

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Deal or no Deal?“ Die Verhandlungen zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich (UK) über ein Handelsabkommen gestalteten sich über Monate äußerst schleppend. Hatte der britische Premierminister Boris Johnson die Verhandlungsgespräche noch im Oktober aus seiner Sicht für gescheitert erklärt, konnten sich EU und UK am 24.12.2020 dennoch auf einen Last-Minute-Deal verständigen. Das Handelsabkommen wurde bereits von beiden Seiten unterzeichnet und wird zunächst nur vorläufig angewendet. Eine Ratifizierung durch das Europaparlament steht noch aus und wird im Februar oder März erwartet.
Seit Inkrafttreten des Austrittsabkommens zwischen EU und UK zum 01.02.2020 (Abkommen über den Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft, Amtsblatt der Europäischen Union 2019/C384 I/01) ist das UK jedenfalls nicht mehr Mitglied der EU. Das Austrittsabkommen sieht eine Übergangsphase bis zum 31.12.2020 vor, in welcher EU-Recht im UK unverändert weiter gilt. Mit Ablauf der Übergangsphase ergibt sich eine ganze Reihe zum Teil nicht unerheblicher Konsequenzen in verschiedenen Rechtsbereichen, so auch im Markenrecht. Die Art. 54 ff. des Austrittsabkommens enthalten vielzählige Regelungen zum Schutz von Unionsmarken im UK nach Ablauf der Übergangsphase. Diese wurden bereits im „UK Trade Mark Act“ nachvollzogen und weiter ergänzt. Der folgende Beitrag gibt einen Überblick über die wesentlichen Auswirkungen des Brexits auf den Schutz bisheriger Unionsmarken im UK nach Ablauf der Übergangsphase sowie verschiedene Handlungsempfehlungen, die Inhaber eingetragener und angemeldeter Unionsmarken sowie internationaler Registrierungen, deren Schutz sich auf die EU erstreckt, beachten sollten.

Eingetragene Unionsmarken
Den Inhabern eingetragener Unionsmarken bleibt mit Ablauf der Übergangsphase ihr markenrechtlicher Schutz im UK auch weiterhin erhalten. Eingetragene Unionsmarken werden seit dem 01.01.2021 schlicht in nationale UK-Marken „geklont“. Diese geklonten Marken werden im „UK Trade Mark Act“ als „comparable trade marks“ bezeichnet und sind grundsätzlich als eigenständige nationale Marken von den ursprünglichen Unionsmarken unabhängig. Die „comparable trade marks“ sind mit den ursprünglichen Unionsmarken identisch, sie werden also für das identische Zeichen, die identischen Waren und Dienstleistungen sowie unter Wahrung der Priorität der Unionsmarke automatisch und kostenlos beim „UK Intellectual Property Office“ (UK-IPO) registriert, ohne dass die Inhaber hierüber gesondert informiert werden. Ebenfalls bleibt eine von der Unionsmarke beanspruchte Seniorität aus einer älteren UK-Marke erhalten. Die Eintragung erfolgt zudem ohne Prüfung der „comparable trade mark“ auf ihre Schutzfähigkeit nach nationalem UK-Markenrecht. Diese geklonten „comparable trade marks“ sind künftig leicht über ihre Eintragungsnummer identifizierbar, beginnend mit dem Präfix „UK009“, gefolgt von den letzten acht Ziffern der ursprünglichen EU-Markeneintragung.
Der Inhaber einer nationalen UK-Marke (und damit auch einer „comparable trade mark“) muss über eine lokale Korrespondenzadresse im UK für seine beim UK-IPO registrierte Marke verfügen. Sofern der Markeninhaber selbst nicht im UK ansässig ist, muss ein nationaler Vertreter bestellt werden. Gemäß Austrittsabkommen muss der Inhaber einer „comparable trade mark“ jedoch erst drei Jahre nach Ablauf der Übergangsphase über eine Korrespondenzadresse im UK verfügen, also zum 31.12.2023.
Die erstmalige Verlängerung der „comparable trade mark“ verläuft parallel zu der Verlängerung der jeweiligen Unionsmarke. Eine frühzeitige Verlängerung der Unionsmarke noch vor dem 31.12.2020 findet bei der geklonten „comparable trade mark“ allerdings keine Berücksichtigung. Diese muss vielmehr gesondert im UK verlängert werden. Die Verlängerungsgebühren richten sich nach nationalem UK-Markenrecht.
Für den praktischen Ablauf zur Verlängerung der „comparable trade mark“ ist wie folgt zu differenzieren: Sofern der Schutz der Unionsmarke und also „comparable trade mark“ in dem Zeitraum 01.01.–30.06.2021 abläuft, erhält der Markeninhaber eine Verlängerungserinnerung vom UK-IPO. Aufgrund des engen Zeitrahmens zwischen dem Ablauf der Übergangsphase und dem Schutzablauf der „comparable trade mark“ in der ersten Jahreshälfte 2021 soll die Verlängerungserinnerung am Tag des eigentlichen Schutzablaufs der „comparable trade mark“ oder „as soon as reasonably practicable“ erfolgen. Die „comparable trade mark“ kann anschließend innerhalb von sechs Monaten, beginnend mit dem Datum der Mitteilung des UK-IPO, verlängert werden. Für „comparable trade marks“, deren Schutz am oder nach dem 01.07.2021 abläuft, erteilt das UK-IPO ebenfalls eine Verlängerungserinnerung. Diese soll, so der ambitionierte Plan des UK-IPO, sechs Monate vor dem Schutzablauf der „comparable trade mark“ erfolgen, so dass der Inhaber auch in diesem Fall ab Mitteilung in einem Zeitraum von sechs Monaten die Verlängerung beantragen kann.
Besonderheiten ergeben sich schließlich für Unionsmarken, die bei Ablauf der Übergangsphase am 31.12.2020 schon abgelaufen waren, aber noch nachträglich verlängert werden können. Es ist grundsätzlich möglich, eine Unionsmarke innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten nach ihrem eigentlichen Schutzablauf gegen Zahlung einer erhöhten Verlängerungsgebühr nachträglich verlängern zu lassen. Für Unionsmarken, deren Schutz in dem Zeitraum zwischen 01.07. und 31.12.2020 abgelaufen ist, wäre mit Ablauf der Übergangsphase folglich eine nachträgliche Verlängerung noch möglich. Eine Unionsmarke, die beispielsweise am 23.11.2020 abläuft, kann bis spätestens zum 23.05.2021 nachträglich verlängert werden. Für solche Unionsmarken werden ebenfalls geklonte „comparable trade marks“ beim UK-IPO eingetragen, allerdings mit dem Status „expired“. Wird die mit der „comparable trade mark“ korrespondierende Unionsmarke nachträglich verlängert, so wirkt dies ebenfalls für die „comparable trade mark“, die den Status „renewed“ erhält. Es fallen dabei keine zusätzlichen Verlängerungsgebühren beim UK-IPO an.

Angemeldete Unionsmarken
Im Gegensatz zu Unionsmarken, die zum 31.12.2020 bereits registriert waren, werden laufende Unionsmarkenanmeldungen, die sich noch in der Prüfungsphase oder in einem Widerspruchsverfahren befinden, nicht automatisch in „comparable trade marks“ geklont. Wünscht der Anmelder für solche Marken parallelen Schutz im UK, muss er eine nationale UK-Marke anmelden. Dies erfolgt nicht automatisch, sondern nur auf Antrag des Anmelders.
Allerdings kann für die Anmeldung einer solchen nationalen UK-Marke die Priorität der anhängigen Unionsmarkenanmeldung in Anspruch genommen werden. Hierfür ist erforderlich, dass die Anmeldung der nationalen UK-Marke bis spätestens zum 30.09.2021 erfolgt und die Priorität der Unionsmarkenanmeldung in der nationalen UK-Anmeldung in Anspruch genommen wird. Die nationale UK-Markenanmeldung muss sich auf das identische Zeichen der Unionsmarkenanmeldung beziehen und identische oder zumindest von der Unionsmarkenanmeldung umfasste Waren und Dienstleistungen beanspruchen. Die Prüfung der Schutzfähigkeit der UK-Markenanmeldung sowie die Anmeldegebühren richten sich nach nationalem UK-Markenrecht.

Internationale Registrierungen mit EU-Schutzerstreckung
Der Fortbestand des Markenschutzes im UK für internationale Registrierungen, die sich auf die EU erstrecken, verläuft weitestgehend parallel zum künftigen Schutz eingetragener und angemeldeter Unionsmarken. Es erfolgt insbesondere keine automatische Erstreckung der internationalen Registrierung auf das UK. Stattdessen erhält der Inhaber einer internationalen Registrierung, deren Schutz sich zum Stichtag 31.12.2020 auf die EU erstreckte, ebenfalls eine eigenständige nationale „comparable trade mark“. Auch solche „comparable trade marks“ werden kostenlos und ohne erneute Überprüfung der Schutzfähigkeit nach nationalem UK-Markenrecht eingetragen. Ihre Eintragsdetails (geschütztes Zeichen, umfasste Waren und Dienstleistungen) sowie ihre Priorität entsprechen der EU-Schutzerstreckung der internationalen Registrierung. Solche geklonten internationalen Registrierungen sind künftig ebenfalls leicht im UK-Markenregister zu identifizieren, da sie den Präfix „UK008“ erhalten, gefolgt von den letzten acht Ziffern der internationalen Registrierung.
Ist die EU-Schutzerstreckung der internationalen Registrierung bereits beantragt, zum 31.12.2020 aber noch nicht gewährt, erfolgt ein paralleler Schutz der EU-Schutzerstreckung der internationalen Registrierung – wie bei anhängigen Unionsmarkenanmeldungen – nur auf Antrag des Anmelders. Die Priorität der beantragten EU-Schutz-erstreckung der internationalen Registrierung kann dabei ebenfalls gewahrt werden, sofern die Anmeldung bis spätestens zum 30.09.2021 beim UK-IPO erfolgt. Die Prüfung der Schutzfähigkeit der Anmeldung sowie die Einzahlung der Anmeldegebühren richten sich nach nationalem UK-Markenrecht.
Die erstmalige Verlängerung der „comparable trade mark“ erfolgt parallel zur Verlängerung der internationalen Registrierung. Endet die Schutzdauer der internationalen Registrierung in dem Zeitraum 01.01.–30.06.2021, erfolgt auch in diesen Fällen eine Verlängerungserinnerung des UK-IPO, spätestens am Tag des Schutzablaufs oder „as soon as practicable“. Ab dem Datum der Verlängerungserinnerung kann die Verlängerung der geklonten „comparable trade mark“ binnen sechs Monaten beantragt werden. Die Verlängerungsgebühren richten sich nach nationalem UK-Markenrecht.
Eine internationale Registrierung kann ebenfalls innerhalb von sechs Monaten nach ihrem eigentlichen Schutzablauf nachträglich verlängert werden. Für solche internationalen Registrierungen, deren Schutzablauf in dem Zeitraum zwischen 01.07. und 31.12.2020 abgelaufen ist, würde daher – wie bei entsprechenden Unionsmarken – zunächst eine „comparable trade mark“ mit dem Status „expired“ eingetragen. Wird diese nationale Registrierung nachträglich verlängert, wirkt dies gleichsam für die „comparable trade mark“, die den Status „renewed“ erhält.

Auswirkungen auf laufende Widerspruchsverfahren
Mit Blick auf Widerspruchsverfahren, die am 31.12.2020 noch anhängig waren, ist wie folgt zu differenzieren:
Der Ablauf des Übergangszeitraums hat auf anhängige Widerspruchsverfahren vor dem UK-IPO gegen UK-Marken auf der Basis von eingetragenen Unionsmarken keinen großen Einfluss. Da mit Ablauf des Übergangszeitraums eingetragene Unionsmarken automatisch in „comparable trade marks“ „geklont“ werden, können diese Widerspruchsverfahren auf Basis der „comparable trade mark“ weitergeführt werden.

Etwas anderes gilt jedoch für Widersprüche aus lediglich angemeldeten Unionsmarken gegen UK-Marken. Für diese angemeldeten Unionsmarken entsteht nicht automatisch eine „comparable trade mark“ im UK. Nach jetzigem Stand ist zu erwarten, dass diese Widerspruchsverfahren ausgesetzt werden, bis innerhalb der neunmonatigen Frist zum 30.09.2021 eine neue UK-Marke angemeldet und anschließend eingetragen wird.
Umgekehrt müssen Widersprüche aus UK-Marken gegen Unionsmarkenanmeldungen, über die am 31.12.2020 noch nicht rechtskräftig entschieden war, zurückgewiesen werden. Denn seit dem 01.01.2021 können prioritätsältere UK-Marken einer Unionsmarkenanmeldung nicht mehr als relatives Schutzhindernis entgegenstehen.

Anhängige Löschungsverfahren
Eingetragene Unionsmarken, die sich mit Ablauf des Übergangszeitraums am 31.12.2020 in einem anhängigen Löschungsverfahren befinden, werden zunächst ebenfalls als „comparable trade marks“ beim UK-IPO eingetragen. Wird die angegriffene Unionsmarke aufgrund eines am 31.12.2020 noch anhängigen Verfahrens vor dem „European Union Intellectual Property Office“ (EUIPO) oder im Rahmen eines nationalen Gerichtsverfahrens gelöscht, erfolgt die Löschung der „comparable trade mark“ im UK mit Wirkung zum selben Datum. Für das UK besteht jedoch dann keine Verpflichtung, die „comparable trade mark“ zu löschen, wenn die Gründe für die Löschung der Unionsmarke auf das UK nicht zutreffen. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn die Unionsmarke aufgrund ihres rein beschreibenden Charakters allein in der spanischen oder deutschen Sprache gelöscht wird, das UK-IPO die Unionsmarke gegenüber den englischsprachigen Verkehrskreisen im UK jedoch nicht als glatt beschreibend bewertet. Eine echte zweite Chance sollte es auch insbesondere für Farb- und Produktformmarken geben; in beiden Fällen ist eine Aufrechterhaltung des Schutzes in den vergangenen Jahren auf EU-Ebene immer schwieriger geworden, und es ist durchaus möglich, dass Großbritannien in Zukunft großzügiger verfahren wird. In solchen Fällen kann die „comparable trade mark“ fortbestehen. Im Übrigen sind das UK-IPO und die Gerichte des UK seit dem 01.01.2021 nicht mehr ohne weiteres an die markenrechtlichen Vorgaben des EuGH gebunden. Allerdings beruht das aktuelle britische Markenrecht auf der Markenrechtsrichtlinie 2015 und wird sich aller Voraussicht nach jedenfalls in naher Zukunft nicht wesentlich verändern. Viele britische Juristen sind deshalb der Auffassung, dass die Vorgaben des EuGH und die Praxis des EUIPO ebenso wie gegebenenfalls die Rechtsprechung anderer Gerichte der EU-Mitgliedsstaaten nach wie vor einen gewissen Einfluss auf die Auslegung markenrechtlicher Begriffe haben werden.

Verletzungsverfahren und Verbotstitel
Ein großer Vorteil von Unionsmarken ist, dass man auf ihrer Grundlage in einem Verletzungsverfahren ein Verbot der verletzenden Handlung in der gesamten Europäischen Union erreichen kann. Dies gilt aber jedenfalls seit dem 01.02.2020, dem Datum, zu dem Großbritannien die Europäische Union verlassen hat, für das UK nicht mehr: Ab dem 01.02.2020 für das Gebiet der Europäischen Union ergangene Verbote haben keine Wirkung für Großbritannien. Für vor diesem Zeitpunkt ergangene Verbote ist dies jedoch nicht ganz klar. Das UK-IPO, das britische Markenamt, das zum Brexit umfangreiche Stellungnahmen und Handlungsanweisungen zur Verfügung stellt, geht insofern davon aus, dass jedenfalls von einem britischen Gericht vor dem Austritt erlassene Urteile, die aufgrund einer Unionsmarke ein bestimmtes Verhalten verbieten, auch für Großbritannien weiter Geltung haben; sie sollen so weiter gelten, als seien sie aufgrund der „UK comparable mark“ erlassen worden. Auf der Grundlage der eben erwähnten Stellungnahme des UK-IPO sollte dies auch für Urteile aus anderen EU-Mitgliedsstaaten, die vor dem 01.02.2020 ergangen sind, gelten können, so dass diese ihre Wirkung in Großbritannien ebenfalls – fingiert auf der Grundlage der „comparable mark“ – behalten sollten. Allerdings können sich insbesondere seit dem 01.01.2021 hier besondere Herausforderungen in der Vollstreckung einer Entscheidung stellen, wenn diese nicht vor dem Ablauf des Übergangszeitraums bereits begonnen worden war.

Lizenz- und Koexistenzvereinbarungen
Viele im Zusammenhang mit Unionsmarken geschlossene Lizenz- und Koexistenzvereinbarungen – die regelmäßig zur Beilegung eines Markenkonflikts geschlossen werden – definieren den Anwendungsbereich der Vereinbarung etwa mit den Worten „gilt für die Europäische Union“. Seit dem Brexit-Referendum in Großbritannien Ende Juni 2016, jedenfalls aber seit dem Austrittsgesuch Großbritanniens an die Europäische Union Ende März 2017 stellt sich deshalb die Frage, ob mit einer solchen Formulierung die jeweilige Vereinbarung auch in Großbritannien anwendbar ist.
Dazu muss die Vereinbarung zunächst nach dem jeweils anwendbaren Recht ausgelegt werden. Auf der Grundlage des deutschen Rechts – und, nach unseren zahlreichen Gesprächen mit Kollegen zu urteilen, insbesondere auch der britischen und jedenfalls der meisten anderen Rechtsordnungen in Europa – ist Großbritannien nach wie vor erfasst, wenn sich die Formulierung in einer vor dem 29.03.2017 geschlossenen Vereinbarung findet. In vielen Fällen dürfte dies auch für Vereinbarungen, die zwischen diesem Datum und dem 31.01.2020 – dem tatsächlichen Datum des Austritts Großbritanniens aus der Europäischen Union – abgeschlossen worden sind, gelten. Denn während dieses Zeitraums war Großbritannien noch Teil der Europäischen Union. In diesen Fällen kann sich aber aus der Vereinbarung im Übrigen, gegebenenfalls auch den Begleitumständen, wie der begleitenden Korrespondenz im Rahmen der Verhandlungen, durchaus etwas anderes ergeben. Vor dem 31.01.2020 geschlossene Vereinbarungen sollten deshalb in jedem Fall einzeln geprüft werden.
Lizenz- und Koexistenzvereinbarungen, die seit dem 01.02.2020 geschlossen wurden, decken umgekehrt mit einer Formulierung „gültig für die Europäische Union“ oder ähnlich Großbritannien grundsätzlich nicht mehr ab. Etwas anderes kann allenfalls dann gelten, wenn aus den Begleitumständen offensichtlich ist, dass beide Parteien davon ausgingen, die entsprechende Formulierung schließe Großbritannien nach wie vor ein, etwa dann, wenn die Verhandlungen über die Vereinbarung sich über mehrere Jahre hingezogen, zum Beispiel vor Ende März 2017 begonnen hatten und auch britische Marken oder Handlungen in Großbritannien einbezogen sind. Im Zweifel und in jedem Fall dann, wenn die betreffende Vereinbarung für das eigene Geschäft wichtig ist, sollte hier eine entsprechende, klarstellende Zusatzvereinbarung getroffen werden.
Dies gilt schließlich auch für Lizenzverträge, auch wenn diese ursprünglich vor Juni 2016 oder Ende März 2017 geschlossen wurden, aber inzwischen verlängert worden sind: Enthalten sie die Formulierung „gilt für die Europäische Union“, so umfasst dies jedenfalls für den Zeitraum seit dem 01.02.2020 Großbritannien nicht mehr. Auch hier ist deshalb eine klarstellende Zusatzvereinbarung dringend erforderlich.

Fazit und Handlungsempfehlungen
Inhabern eingetragener Unionsmarken und internationaler Registrierungen mit EU-Schutzerstreckung geht der Markenschutz im UK auch nach dem 31.12. 2020 nicht verloren. Sie sollten sich allerdings über verschiedene Punkte Gedanken machen, um sich gegen die verschiedenen Auswirkungen des Brexits auf ihre Markenrechte bestmöglich zu wappnen:
Zunächst sollten Inhaber eingetragener Unionsmarken und internationaler Registrierungen mit Beanspruchung der EU vor Ablauf der Übergangsphase ihre beim ­EUIPO oder der WIPO hinterlegten Korrespondenzadressen überprüfen und aktualisieren, damit künftig Mitteilungen und Erinnerungen des UK-IPO in Bezug auf die geklonten „comparable trade marks“ bei der richtigen Adresse landen.
Anfang 2021 sollte eine „Inventur“ anhängiger Unionsmarkenanmeldungen und beantragter EU-Schutzerstreckungen internationaler Registrierungen erfolgen, um rechtzeitig eine Entscheidung zu fällen, ob eine parallele Anmeldung als nationale UK-Marke bis zum 30.09.2021 erfolgen soll. Innerhalb des Jahrs 2021 sollten vor allem Verlängerungen geklonter „comparable trade marks“ sehr aktiv überwacht und gegebenenfalls proaktiv beantragt werden, auch ohne entsprechenden Hinweis des UK-IPO.
Ferner ist es ratsam, das Portfolio der geklonten „comparable trade marks“ Anfang 2022 und nochmals im Jahr 2025 zu überprüfen, um nicht mehr benötigte oder im UK nicht benutzte Marken aufzugeben. Ebenfalls wäre in Einzelfällen zu überlegen, ob solche „comparable trade marks“, die aus einer internationalen Registrierung mit EU-Schutzerstreckung entstanden sind, als UK-Marke erhalten bleiben oder als UK-Schutzerstreckung in die bestehende internationale Registrierung eingegliedert werden sollen.
Außerdem sollten möglichst Anfang 2021 alle bestehenden Lizenzvereinbarungen daraufhin geprüft werden, ob eine Zusatzvereinbarung erforderlich ist, um Großbritannien nach wie vor abzudecken. Bei Koexistenzvereinbarungen sollte eine solche Zusatzvereinbarung jedenfalls dann geprüft werden, wenn die Vereinbarung fortlaufend Bedeutung hat, mit ihr also nicht lediglich ein punktueller, einmaliger Konflikt beigelegt worden ist.
Schließlich sollte zukünftig eine gesonderte Dokumentation der Benutzung der „comparable trade marks“ im UK erfolgen, um im Streitfall, sofern erforderlich, eine rechtserhaltende Benutzung dieser Marken im UK nachweisen zu können.

Anke.nordemann-schiffel@nordemann.de

julian.klagge@nordemann.de

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