Abmahnfalle „Black Friday“…

… oder: Totgesagte leben länger

Gastbeitrag von Adrian Zarm

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Am „Black Friday“ locken jedes Jahr viele Einzel- und Onlinehändler mit hohen Vergünstigungen. Das Verkaufsevent am Freitag nach Thanksgiving, in diesem Jahr der 29. November, läutet mit milliardenschweren Umsätzen das Weihnachtsgeschäft ein. Hierher rührt auch der Name „Black Friday“. Je nach Quelle ist er entweder auf die Massen an Käufern, die den Verkehr in den großen amerikanischen Städten lahmlegen und die Straße schwarz färben, oder auf die schwarzen Zahlen, die der Handel ab diesem Datum schreibt, zurückzuführen. In Deutschland drohen Händlern, die ihre Rabattaktionen an diesem Tag mit den Worten „Black Friday“ bewerben wollen, Abmahnungen und die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen. Denn die Bezeichnung ist markenrechtlich in Deutschland geschützt und der Markeninhaber zur Durchsetzung seiner Rechte bereit, wenngleich sich seit mehreren Jahren ein Streit über die Rechtsbeständigkeit der Marke „Black Friday“ entzündet hat.

Markenschutz in Deutschland seit 2013
Bereits seit 2013 ist die Wortmarke „Black Friday“ unter der Registernummer 302013057574 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) in München eingetragen. In den Klassen 9, 35 und 41 genießt das Zeichen Schutz für mannigfaltige Waren und Dienstleistungen aus den Bereichen Elektronik, Einzel- und Großhandel, Werbung und Unterhaltung. Die geschützten Begriffe reichen von Abtropfständern für fotografische Zwecke bis zu Zyklotrons genannten Teilchenbeschleunigern, umfassen die Aktualisierung und Pflege von Daten in Computerdatenbanken genauso wie die Zusammenstellung von Waren für Dritte zu Präsentations- und Verkaufszwecken, die Anfertigung von Übersetzungen und Zirkusdarbietungen. Nach mehreren Übertragungen gehört die Marke seit 2016 dem Hongkonger Unternehmen Super Union Holdings Limited. Super Union hat auf diese Marke bald darauf eine IR-Marke gestützt, um den Schutz auf Österreich zu erweitern (Eintragungsnummer: 1378808). Dort haben das österreichische Patentamt und das Oberlandesgericht Wien der Marke den Schutz jedoch versagt. Denn „Black Friday“ sei keine Marke, sondern ein Tag des Shoppings Ende November jedes Jahres, an welchem Händler – insbesondere auch im Internet­handel – Rabatt­angebote veröffentlichen.

Erfolgreiches Löschungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt
Mit gleichlautender Begründung hatte das DPMA im Jahr 2018 auf Antrag von insgesamt 16 Unternehmen, darunter Größen wie PayPal und Puma, die vollständige Löschung der hiesigen Marke angeordnet. Denn dieser stehe „im Anmeldezeitpunkt und fortdauernd das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen“. Diese Kernvoraussetzung des Markenrechts soll die Eignung der Marke sicherstellen, vom Verkehr als Herkunftszeichen aufgefasst zu werden, also Waren und Dienstleistungen des einen von denen eines anderen Unternehmens zu unterscheiden.

Neueste Entwicklung: Bundespatentgericht räumt Marke gute Überlebenschancen ein
Dennoch bleibt die Marke in Deutschland zunächst eingetragen, da Super Union gegen die Entscheidung des Amtes Beschwerde beim Bundespatentgericht eingelegt hat. In der Verhandlung am 26.09.2019 hat der Vorsitzende Franz Hacker die bisherige Einschätzung des Senats damit zusammengefasst, den Löschungsbeschluss durch das Amt unter dem Strich sehr weitgehend aufzuheben, wenngleich er der Marke keinen vollen „Durchmarsch“ bescheinigt.
Richtigerweise stellt das Gericht bei der Prüfung der Unterscheidungskraft auf den Zeitpunkt der Anmeldung ab, hier den 30.10.2013. „Black Friday“ muss also nach dem zu diesem Zeitpunkt bestehenden Verkehrsverständnis für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen unterscheidungskräftig gewesen sein. Es ist insoweit unerheblich, ob das Zeichen möglicherweise – wie wohl hier und heute – nach dem Anmeldezeitpunkt nicht mehr herkunftshinweisend verstanden wird. Nach den Feststellungen des Gerichts habe es im Oktober 2013 noch kaum Presseberichte über den „Black Friday“ gegeben und nur wenige so bezeichnete Schnäppchenwerbung oder entsprechende Google-Suchanfragen. Der durchschnittliche deutsche Verbraucher habe, entgegen der Einschätzung des Amtes und unabhängig vom Verkehrsverständnis in den USA, den „Black Friday“ daher nicht mit einem Rabattaktionstag verbunden, sondern allenfalls mit dem Börsencrash von 1929.
Lediglich im Bereich von Onlineaktionen für Elektronikwaren gäbe es ein Freihaltebedürfnis für Dritte, da es solche auch schon 2013 am „Black Friday“ gegeben habe. Diese freie Verwendung müsste sich auch auf stationäre Elektronikhändler erstrecken. Weiter dürfte die Marke nach der vorläufigen Einschätzung des Gerichts auch für Werbedienstleistungen gelöscht werden müssen. Das Portal „black-friday.de“, eines der Unternehmen, die die Löschung der Marke verfolgen, sei bereits seit 2012 und damit noch vor der Anmeldung der Wortmarke am Markt aktiv.

Das letzte Wort ist wohl noch nicht
gesprochen
Die angekündigte, wenn auch nur teilweise Aufrechterhaltung der Löschung gibt Anlass zur Hoffnung für alle betroffenen Unternehmen. Die Schranke des Freihaltebedürfnisses ist – jedenfalls nach deutschem Verständnis – eng verbunden mit dem absoluten Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, das solche Zeichen betrifft, die im Verkehr zur Beschreibung von Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen herangezogen werden können. Anders als im Rahmen der Unterscheidungskraft ist eine Eintragung bereits dann als beschreibend zurückzuweisen, wenn ein beschreibendes Verständnis aufgrund der gegenwärtigen objektiven Umstände vernünftigerweise in Zukunft zu erwarten ist. Diese Prognoseentscheidung ist wiederum auf Grundlage des Verkehrsverständnisses zum Zeitpunkt der Anmeldung zu treffen. Nach diesen Grundsätzen scheint die vom Gericht in der mündlichen Verhandlung angekündigte Beschränkung auf Elektro- und Elektronikwaren angesichts der schon 2013 vorhandenen Anknüpfungstatsachen diskutabel. Dass in Deutschland anfänglich vor allem der (Online-) Elektronikhandel den „Black Friday“ für sich genutzt hat, mag daran liegen, dass der Branchenriese Apple den Anfang gemacht hat. So fanden sich auf den Startseiten des Portals black-friday.de zu dieser Zeit tatsächlich nahezu ausnahmslos Verweise auf Aktionen von Apple, Euronics, Cyberport und Conrad. Mittlerweile werden diese freilich von gänzlich nichtelektronischen Rabattaktionen ergänzt wie solchen von Adidas, AIDA, Hunkemöller oder Douglas. Dies kann auch aus der Perspektive vor sechs Jahren nicht verwundern. Der Begriff „Black Friday“ hat eine Beschränkung auf den Elektronikbereich niemals erkennen lassen. Ein deutscher Verbraucher, der im Oktober 2013 „Black Friday“ als Schlagwort für einen Rabatt­aktionstag für Elektronikwaren erkennt, wird ihn nicht als herkunftshinweisende Marke missverstehen, wenn ihm darunter auf der nächsten Seite Kleidung und Düfte angeboten werden. Dass die Rabattaktionen, ohnehin dem amerikanischen Vorbild entlehnt, alsbald über den Elektronikbereich hinausgehen und wie dort Produkte jeglicher Art bewerben, dürfte schon am Anmeldetag nicht auf nur rein hypothetischen Erwägungen beruht haben. Noch darf man folglich darauf vertrauen, dass das Bundespatentgericht – oder spätestens der Bundesgerichtshof, soweit das BPatG die Rechtsbeschwerde zulässt – die Marke vollständig zu Fall bringen wird.

Weiterhin hohes Abmahnrisiko
Vorerst bleibt es jedoch dabei: Die Marke „Black Friday“ genießt in Deutschland Schutz. Daran wird sich aller Voraussicht nach bis zum diesjährigen „Black Friday“ am 29. November nichts ändern. Dies bedeutet zunächst, dass eine Verwendung der Bezeichnung „Black Friday“ für interessierte Händler mit einem hohen Abmahnrisiko verbunden bleibt. Entgegen manchen Verlautbarungen erscheint es mehr als fraglich, ob sich der Markeninhaber von möglichen Schadensersatzansprüchen im Fall der Löschung abschrecken lassen wird. Vielmehr darf vermutet werden, dass der Markeninhaber über seinen deutschen exklusiven Lizenznehmer noch einmal – vielleicht letztmalig – Kapital aus seiner Marke schlagen wollen wird, schließlich ist diese Lizenzierung wohl sein (einziges) Geschäftsmodell

Spielraum für Händler
Möchte ein Händler dennoch den Begriff „Black Friday“ für die Bezeichnung einer Rabattaktion am 29. November verwenden, ist darauf zu achten, dass aus der Marke „Black Friday“ spiegelbildlich auch nur die markenmäßige Verwendung untersagt werden darf. Bei weitem nicht jede konkrete Verwendungsform der Portale und Händler erfüllt aber dieses Kriterium der Benutzung als Marke. Insbesondere gegen die redaktionelle und die rein „beschreibende“ Verwendung der Marke bei einer Rabattaktion bietet der Registerschutz keine Handhabe. So dürfte beispielsweise ein Satz wie „Wir bieten Ihnen am Black Friday folgende Rabatte:“ bei gleichbleibender Schriftart und -größe das Recht an der Marke nicht beeinträchtigen.
Zudem müsste zwar ein Gericht bei einer gerichtlichen Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes im Moment noch von der Rechtsbeständigkeit der Marke „Black Friday“ ausgehen. Jedoch stellt der Anfang dieses Jahres neugefasste § 23 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG klar, dass der Inhaber nicht die Benutzung eines mit der Marke identischen oder ähnlichen Zeichens untersagen kann, dem jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Diese Ergänzung wiederholt die Rechtsprechung des BGH, wonach die Benutzung eines Zeichens allein dann untersagt werden kann, wenn das angegriffene Zeichen auch in der konkreten Verwendung Unterscheidungskraft besitzt. Indem an die konkrete Verwendung von „Black Friday“ angeknüpft wird, ist, anders als im Rahmen der an das Register gebundenen Prüfung des BPatG, das Verständnis der Verbraucher nicht nach dem historischen Anmeldezeitpunkt, sondern aus der heutigen – eindeutigen – Sicht zu bewerten, in der nahezu jeder Verbraucher den „Black Friday“ als das versteht, was er ist. Spätestens an dieser Stelle des Verletzungsverfahrens verlieren die vorläufigen Bedenken des Gerichts hinsichtlich der originären Unterscheidungskraft ihre Bedeutung.
Dass Händler sich des Begriffs „Black Friday“ für Rabattaktionen am „Black Friday“ bedienen dürfen, erscheint nicht nur mit Blick auf das fragwürdige Geschäftsmodell des Markeninhabers geboten, sondern ergibt sich schon wertfrei aus den Instrumenten des Markenrechts. Es bleibt zu wünschen, dass spätestens der BGH die verbleibenden Unsicherheiten beseitigen und die Marke aus dem Register löschen wird.

Adrian.zarm@cms-hs.com